Competencia desleal

Páginas992-1013

    Escrito de contestación a la demanda en recurso contencioso-administrativo redactado por el Abogado del Estado en Barcelona, don Víctor Mercedes Martín, en fecha 11 de marzo de 2003.

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Hechos

1. Por la mercantil «A. de V., S. A.», se presentó, en fecha 20 de octubre de 2000, solicitud de registro de marca tridimensional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, para la clase 32 del Nomenclátor Internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, esto es, el correspondiente a «aguas minerales y gaseosas, otras bebidas alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes». El registro se solicitó para la configuración y diseño de una determinada botella. Por medio de escrito de 25 de octubre de 2000 la empresa peticionaria interesó la tramitación urgente del procedimiento, a fin de beneficiarse de la prioridad unionista, conferida por el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 marzo 1883.

2. Iniciado el procedimiento de registro, por la mercantil recurrente «F. V., S. A.», se formuló oposición a la solicitud de registro anteriormente referenciada, al amparo del artículo 26 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en lo sucesivo, Ley de Marcas), mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2001, aduciendo la concurrencia de prohibición relativa de registro del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, a saber, la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca previamente registrada para identificar productos o servicios idénticos o Page 993similares, de suerte que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación en el consumidor.

Se esgrimió por la empresa oponente la protección registral otorgada con anterioridad a otras marcas tridimensionales, consistentes en configuraciones similares de botellas para productos idénticos o similares.

3. Efectuado el examen de la solicitud de marca por el examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de acuerdo de 5 de marzo de 2001, se suspendió el procedimiento, de conformidad con las previsiones del artículo 27 de la Ley de Marcas, al haberse formulado oposición y apreciarse la posible concurrencia de una prohibición relativa del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Formulada contestación al acuerdo de suspensión del expediente por la entidad solicitante del registro, por medio de resolución de 4 de mayo de 2001, se otorgó el registro de la marca, no apreciándose los motivos de oposición aducidos por la titular de las marcas oponentes, y considerando que no concurría la prohibición relativa del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

4. Interpuesto que fue recurso de alzada contra dicha resolución de concesión del registro de la marca, el mismo fue desestimado por nueva resolución de 13 de marzo de 2002, por la que se confirma el registro de la marca tridimensional de referencia, al considerar que, en su conjunto gráfico, se trata de una marca diferenciada a la marca registrada oponente, de la mercantil «F. V., S. A.».

Fundamentos de derecho

I. Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la impugnación de la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 13 de marzo de 2002, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por la mercantil «F. V., S. A.», frente a la previa resolución de registro de la marca tridimensional número XYZ, para la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, a favor de la mercantil «A. de V., S. A.».

II. En el escrito de demanda, la representación procesal de la parte actora impetra de la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos la anulación de la resolución impugnada, de concesión del registro de la marca, sosteniendo que la marca tridimensional, cuya protección registral se solicita (forma de una botella), incurre en prohibición relativa de registro del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Se argumenta que existe identidad de productos distinguidos por la marca impugnada y la marca oponente (de la recurrente, «F. V., S. A.») y gran similitud de los signos (en este caso, de los envases), concretada en semejantes proporciones, semejante silueta y ranuras y dibujos prácticamente idénticos. Asimismo se sostiene que la actuación administrativa recurrida incurre en contravención de precedentes de la propia OEPM, que ha denegado el registro de marcas de la fami- Page 994lia de marcas de «A. de V., S. A.» (en concreto, se trata de las marcas número XYZ, XYZ y XYZ). El registro de tales marcas se denegó, a juicio de la actora, con arreglo a Derecho, al guardar similitud visual con otras marcas de «F. V., S. A.», e inducir al consumidor a confusión y generar riesgo de asociación.

Se sostiene asimismo, en la demanda, que la marca oponente goza de una gran implantación en el mercado de los productos de aguas minerales, siendo de notorio conocimiento entre los consumidores de tales productos, constituyendo tal factor un elemento adicional que impone un juicio más riguroso sobre el eventual riesgo de confusión o asociación de los signos confrontados y que exige una más intensa protección de la marca notoria. Se aduce igualmente que la conducta de la codemandada «A. de V., S. A.», constituye un acto de imitación servil de la marca de la recurrente.

III. El punctus saliens de la controversia que el presente litigio plantea no es otro que la concurrencia o no de la prohibición relativa de registro de marca, recogida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Dicha norma regula las denominadas prohibiciones relativas, frente a las absolutas del artículo 11 de la Ley de Marcas, hallándose la diferencia, como la Sala sobradamente sabe, en que el acceso de un signo distintivo al registro puede obtenerse, en el caso de estar incurso en prohibición relativa, mediando autorización fehaciente del titular de la marca anterior y adoptando las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión (art. 12.2 de la Ley de Marcas). En concreto, dicho precepto estatuye:

«No podrán registrarse como marcas los signos o medios: [...]

  1. Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión o generar riesgo de asociación con una marca anterior.»

El antecedente normativo de dicha previsión ha de buscarse en el antiguo artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 julio 1929. Como destaca la doctrina más autorizada (por todos, Fernández Novoa), dicha norma contenía serios defectos técnicos, de formulación de la prohibición. Así, sólo recogía la semejanza de los signos en cuestión pero no contemplaba, como otro parámetro de determinación del riesgo de confusión o asociación, la semejanza o identidad de los productos o servicios distinguidos. De ese modo, incluso se llegó a afirmar por parte del Tribunal Supremo que la afinidad o diversidad de los productos amparados por las marcas «es un elemento extraño a la norma del artículo 124.1 del Estatuto y, por tanto, sólo serviría para fijar mejor el criterio sobre la semejanza o la diferencia gráfica o fonética, pero no para suplantarla» (STS de 7 de noviembre de 1986). Por otro lado, la norma comentada, precedente del actual artículo 12.1.a) de la Ley de Mar- Page 995cas, incidía esencialmente en que la determinación del riesgo de asociación o de confusión debía efectuarse atendiendo al aspecto gráfico o fonético de los signos confrontados, prescindiendo del plano conceptual o evocativo. Ello condujo a que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo reputase dichos elementos, de carácter netamente secundario. Se llegó a afirmar que el llamado elemento conceptual o semántico constituye «un factor complementario, nunca decisivo, para acentuar o disminuir la estricta semejanza fonética o gráfica, con carácter excepcional y accesorio». El artículo 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial recogía, también, la figura de la autorización del titular de la marca anterior, que permitía el acceso al Registro de la marca posterior, si bien no contemplaba la adopción de las medidas pertinentes para evitar el riesgo de asociación, como hace ahora el artículo 12.2 de la Ley de Marcas.

El actual artículo 12 de la Ley de Marcas subsana la mayor parte de los defectos técnicos advertidos en el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Regula la prohibición relativa de confusión o asociación. No sólo configura la prohibición de manera más certera, sino que introduce además la novedosa noción de riesgo de asociación, asumida igualmente por la Directiva de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones nacionales de los Estados miembros en materia de marcas. Así el precepto concernido enuncia los dos factores que deben tomarse en consideración para determinar el riesgo de asociación o confusión: la identidad o semejanza de los productos o servicios distinguidos con la marca y la identidad o semejanza de los signos empleados para distinguir aquéllos. Contempla también el caso de extensión de la actividad de la empresa a otro mercado usando la misma marca y el uso de la marca por un tercero con una licencia colateral. En relación con tales cuestiones, señala, también, la doctrina que, con la nueva regulación, y según puede inferirse del artículo 4.4 de la Ley de Marcas, la similitud de los productos o servicios no es presupuesto inexcusable del riesgo de asociación.

La jurisprudencia ha establecido una serie de criterios técnicos acerca del riesgo de confusión o asociación. A meros efectos ilustrativos puede efectuarse una reseña o breve esbozo de los mismos, sin perjuicio de que se vuelva sobre ellos al examinar los argumentos de la demanda. Así, se ha señalado que ha de aplicarse el denominado baremo del consumidor medio, que ha de hacerse una valoración...

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