Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2011 (6861/2011)

AutorMariano Yzquierdo Tolsada
Cargo del AutorDirector
Páginas635-646

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1. Resumen de los hechos

El derecho español permite la convivencia de distintos derechos de propiedad intelectual e industrial con prácticamente el mismo objeto. Así lo establece, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, al prever que “Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con […] Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra […] Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley”. En i n: hay patrones de moda creados gracias al ingenio de grandes diseñadores que pueden protegerse tanto mediante el derecho de autor que reconoce la Ley de Propiedad Intelectual como por el derecho de diseño que reconoce la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial; dibujos de personajes muy conocidos, como Mickey Mouse, pueden protegerse como creaciones plásticas originales, pero también como marcas grái cas renombradas al amparo de lo dispuesto en la Ley 17/2001 de Marcas; y el nombre de una persona, protegido como parte de su propia imagen en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, puede registrarse también como marca al amparo de la Ley de Marcas.

En el caso de esta sentencia se analiza el régimen jurídico de una marca que incluye como denominación protegida la de un título nobiliario (Marqués de Domecq). Un título, por lo tanto, que identii ca a una persona (integrando con ello el derecho a su propia imagen según se reconoce éste en la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imágen) pero que también se utiliza como signo distintivo de unos servicios determinados (protegiéndose como marca, una vez debidamente registrado ante la Oi cina Española de Patentes y Marcas).

En particular, la sentencia analiza hasta qué punto el registro de un título nobiliario como marca permite al poseedor del título controlar esa marca registrada. Nótese que no se trata tanto de un caso en el que se registra como marca un título sin la autorización del dueño de dicho título, lo que constituye una intromisión ilegítima en la esfera de su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En el fondo de la disputa subyace un conl icto familiar. En el año 1977, “Don Artemio”, Marqués de Domecq, era copropietario junto a su hermano,

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“Don Feliciano”, de una ganadería de reses bravas. Don Artemio autorizó a Don Feliciano a que registrase como marca el distintivo “Marqués de Domecq” para productos de la clase 31 (es decir, para ganaderías de todas clases), lo que éste hizo.

En 1979 Don Artemio falleció, sucediéndole en el título nobiliario su hermano “Don Agustín”. Tras ese fallecimiento, Don Feliciano se convirtió en único propietario de la ganadería de reses bravas.

Fallecidos Don Agustín y Don Feliciano, “Don Héctor” (demandante e hijo de Don Agustín) se convirtió en el titular del título nobiliario, y “Don Obdulio” y “Don Máximo” (demandados e hijos de Don Feliciano) se convirtieron en propietarios de la ganadería de reses bravas (la que utilizaba la marca “Marqués de Domecq” para distinguir sus servicios de ganadería, muy conocidos en el sector de las reses bravas).

En 1999 se canceló el registro de la marca “Marqués de Domecq” por falta de renovación. Pero los demandados registraron las marcas 2.273.962,
2.281.891, 2.416.981 y 2.413.982 (compuestas, exclusivamente o con otros elementos, de las palabras “Ganadería Marques de Domecq”). Las dos primeras fueron concedidas para distinguir productos de la clase 31, y las dos segundas para distinguir productos de las clases 41 y 42. Asimismo, registraron las marcas 2.417.861 y 2.273.965 formadas por las palabras “Toros del Marqués” y “Ganadería del Marqués” respectivamente, y ambas para distinguir productos de la clase 31 (aunque, ambas, cómo puede apreciarse, sin referencia alguna al título nobiliario en cuestión). Finalmente, obtuvieron el registro de la marca comunitaria 1.632.892, que incorpora el término “Marqués de Domecq”, para distinguir productos de la clase 31.

Don Héctor, actual “Marqués de Domecq”, presentó demanda por la que pretendía se declarase que los demandados, al registrar y usar las referidas marcas, cometieron intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen. Con ese fundamento, ejercía una acción reivindicatoria respecto de todas las marcas y solicitaba que, subsidiariamente, se declarase la nulidad de todos los registros de las marcas nacionales. Además, y en todo caso, solicitaba se condenase a los demandados a cesar en el uso de las marcas, así como a indemnizarle en los daños y perjuicios producidos.

Los demandados, por su parte, presentaron demanda reconvencional solicitando se declarase que ostentan frente a Don Hé ctor un derecho preferente sobre el distintivo “Ganaderí a Marqué s de Domecq” para ganaderí as y que el intento por éste de registrar la marca “Marqué s de Domecq” para ganaderí as constituye una infracció n de los derechos de marca sobre el distintivo “Ganaderí a marqué s de Domecq” y un acto de competencia desleal. Solicitaban asimismo se condenase a Don Hé ctor a abstenerse en lo sucesivo de cualquier clase de uso y de registro de la marca “Marqué s de Domecq” dentro del sector de la ganaderí a.

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2. Soluciones dadas en primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Granada dictó sentencia de fecha 14 de junio de 2006, por la que desestimó la demanda interpuesta por Don Héctor, al entender que Don Héctor había actuado con abuso de derecho y, por tanto, de forma contraria a lo dispuesto en el artículo 7.2 del Código Civil. Al tiempo, estimó la reconvención íntegramente, dando carta de naturaleza a los derechos marcarios de los demandados.

3. Soluciones dadas en apelación

Contra la Sentencia de Primera Instancia interpuso Don Héctor recurso de apelación, y la Audiencia Provincial de Granada dictó sentencia en 4 de mayo de 2007, por la que, declaró que no existía abuso de derecho, y, sobre esa base:

— Declaró en primer lugar la nulidad de las dos marcas 2.416.981 y 2.413.982, por haber sido registradas para diferenciar servicios de las clases 41 y 42, cuando la autorización concedida por don Artemio sólo legitimaba el registro de marcas para diferenciar servicios de la clase 31.

— Pero, por otra parte, también declaró que no existía intromisión ilegítima en el honor de Don Héctor por el registro de las marcas 2.417.861 y 2.273.965, al no reproducir ninguna de las dos el título nobiliario del marqués.

— Tampoco apreció intromisión por el registro de las marcas 2.273.962,
2.281.891 y 1.632.892, al estimar la Audiencia Provincial que todas ellas se amparaban en la autorización concedida por Don Artemio; llegando incluso a ai rmar que éstos eran signos cuyo uso las había convertidos en instrumentos notorios de diferenciación de la ganadería.

— Sobre la acción reivindicatoria instada por Don Héctor respecto de todas las marcas mencionadas, declaró que no había lugar a la misma por no existir fraude en el registro de las mismas.

— Y respecto de la...

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