El color como marca y su carácter distintivo
| Autor | Antonio F. Galacho Abolafio |
| Páginas | 587-592 |
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Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2013, Sala de lo Contencioso - Administrativo. FUENTE: RJ 2013/7793
En la Sentencia que comentamos se trata de dilucidar si es posible registrar un color delimitado por una forma geométrica simple, como marca, esto es, como signo distintivo utilizado para identificar en el mercado los productos o servicios de una empresa. Como el propio Tribunal Supremo señala en su Fundamento de Derecho Tercero, a diferencia de otros recursos de casación que plantean únicamente cuestiones de hecho referidas al juego de las prohibiciones relativas de registro de signos distintivos, el caso que se resuelve a través de esta Sentencia está provisto de un indudable interés casacional que trae causa de los problemas jurídicos suscitados, de mayor alcance que el de una mera prohibición relativa y sobre los que aún existen pocos precedentes jurisprudenciales, como son los ligados a la capacidad distintiva de las marcas consistentes en colores asociados a formas geométricas simples.
De forma muy resumida, los hechos son los siguientes: La sentencia que es objeto del recurso de casación, es la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 14 de junio de 2012 [JUR 2012/322051], que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Jazz Telecom, S.A.U.» y anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM en adelante) que había admitido la procedencia del registro en España de la marca internacional gráfica número 908.137 para las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor, solicitada por «Orange Personal Communications Services Limited» (Orange en adelante). Admisión por cierto que se produjo tras el recurso de alzada presentado por esta última empresa, ante un primer pronunciamiento negativo de la propia OEPM.
A la inscripción de la marca consistente en un cuadrado de color naranja (color que dentro del sistema de clasificación Pantone lleva por número el 151) sin ningún otro elemento, ya fuera gráfico o denominativo, se había opuesto en sede adminis-
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trativa «Jazz Telecom, S.A.U.»(Jazztel en adelante), que vio rechazada su tesis por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El organismo registral consideró, para admitir la inscripción del nuevo signo gráfico, que «[...] el color presentado con una forma y contorno determinado o limitado, en el presente caso un cuadrado» podía ser admitido a registro pues «[...] el signo controvertido, marca internacional H-908137, consistente en un cuadrado de color naranja no incurriría en la prohibición de registro del artículo 5.1.b) citada, teniendo siempre en cuenta que el derecho de exclusiva se concede para el conjunto de la marca tal y como ha sido solicitada y no individualmente para cada uno de los restantes elementos que la integren o en una disposición distinta a la reivindicada».
La principal cuestión a resolver gira en torno a la capacidad distintiva del color por sí mismo. En este sentido, hay que llamar la atención sobre el hecho de que si bien la anterior Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas establecía en su elenco de prohibiciones absolutas, la del registro de colores por sí solos [art. 11.1.g)] -aunque dejando abierta esta posibilidad sólo para los casos en que el color se presentara delimitado por alguna forma determinada-, lo cierto es que en la actual Ley 17/2001, de Marcas (LM en adelante) se elimina cualquier referencia a la posibilidad de registro de los colores como prohibición absoluta, lo que da pie a pensar que esto sea factible.
Este hecho además trae causa de la transposición de la Directiva 89/104/CEE, para lo que el legislador había de atenerse a la interpretación de la jurisprudencia europea en torno a esta cuestión. El resultado no podía ser otro que la eliminación de la mención al color en sí mismo como prohibición absoluta para constituir un signo identificativo de los productos o servicios de una empresa. Mención que sigue sin aparecer en la nueva Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, por lo que queda sentado, aunque haya que matizarse como haremos a continuación, que por principio, un color en sí mismo, y aunque con unos requisitos muy específicos y de forma muy excepcional, puede ser objeto de registro como marca. Dicho esto, habría que preguntarse en qué casos esto es posible, a lo que la respuesta no podía ser otra, tratándose de la figura jurídica de la marca, que la de considerar que sí, siempre y cuando sea apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de los de otras y ya sea asociado o no a formas determinadas y por sí solo o en combinación con otro u otros colores.
Para seguir avanzando, es necesario plantearse en qué casos se da la idoneidad para que un color o combinación...
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