Tutela del color como marca: especial referencia al carácter distintivo del color

Autor:Eva M. Domínguez Pérez
Cargo del Autor:Profesor Ayudante Dra. de Derecho Mercantil Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Páginas:485-503
RESUMEN

I. Introducción. planteamiento de la problemática - II. Sentencia del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto «Libertel Groep» - III. Sentencia del tribunal de primera instancia de 9 de julio de 2003, asunto «combinación de colores naranja y gris» - IV. Conclusiones

 
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(Sentencias del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto «naranja», y del TPI de 9 de julio de 2003, asunto «combinación de naranja y gris»)

I Introducción. planteamiento de la problemática

Al referirnos a la idoneidad del color para ser susceptible de tutela vía derecho de marca estamos abordando, en definitiva, la cuestión tan intensamente debatida en torno a si el color cumple los requisitos exigidos por la LM para recibir tutela mediante derecho de marca, esto es, si se trata de «un signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras» (art. 4.1 LM).

En principio, puede afirmarse que el color es idóneo para ser un instrumento competitivo en el mercado, en la medida que los operadores en el mercado se sirvan de él para diferenciar los productos/servicios por ellos elaborados respecto de los de sus competidores, pudiendo además el color asumir diversos «roles»; así, en algunas ocasiones, el color distingue el envase, envoltorio o embalaje del producto, mientras quePage 486en otras ocasiones el color reside en el producto en sí mismo (así, a modo de ejemplo, un líquido limpiador que es teñido de color negro)1. En todo caso, con independencia del «rol» asumido por el color en cada supuesto en concreto, existe un elemento o circunstancia común en todos los supuestos citados en los que el color es empleado como elemento o signo para competir en el mercado, que es precisamente el pretender ser elemento distintivo del origen empresarial, al estilo de cualquier otro signo (palabras, dibujos, forma de productos, envases o envoltorios, etc.) calificado como marca.

Pese al creciente uso del color como elemento competitivo en el mercado, puede afirmarse que el color sigue siendo —en cuanto que elemento o instrumento con posible capacidad distintiva— un elemento especialmente controvertido, tanto para el legislador como para los tribunales y la OAMI, quienes se enfrentan en sus pronunciamientos con cuestiones especialmente complejas (así, a modo de ejemplo, la posible fuerza distintiva de una determinada tonalidad de color, o la representación gráfica de un color), pero que precisan, sin embargo, resoluciones minuciosas, como corresponde, por otra parte, a las cuestiones del Derecho de marcas en general.

Que, pese a tratarse de un tema de indudable interés práctico, posee también gran dificultad lo pone de relieve la evolución que la regulación del color ha ido experimentado en el Derecho español, regulación que pudiera decirse que ha oscilado enormemente entre dos extremos, la prohibición del registro y la licitud (bajo determinados requisitos). Así, en primer lugar, y pese a que la Ley de Propiedad Industrial de 1902 (LPI) se mostraba inicialmente bastante permisiva al registro (marca) del color —si bien es cierto que no expresamente, sino mediante clausula general—, un posterior Reglamento de 12 de junio de 1903 limitaba sustancialmente la amplitud de miras de la LPI, al establecer expresamente que los colores no podían ser registrados por sí solos, exceptuándose el color empleado en las divisas de reses bravas 2.

En un segundo momento de la evolución normativa, mediante un Anteproyecto de 1913 para la reforma de la LPI, se amplió la inicial prohibición contenida en ésta, en el sentido de permitir registrar como marca también los orillos de los tejidos 3.

Posteriormente, el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (EPI), continuando la nueva línea iniciada por el Proyecto de Decreto-ley de Propiedad Industrial y Comercial de 29 de octubre de 1929 —que establecía que el color y la combinación de éstos sí podían constituir marca—, estableció en el artículo 139 que, si bien el color no podía por sí mismo constituir una marca, sí en cuanto que unido a una forma peculiar.

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La ya derogada Ley de Marcas de 1988 expresamente se pronunciaba sobre la posibilidad de que el color fuera un signo idóneo para constituir una marca, si bien para considerar que el color por sí mismo no podía constitur una marca por hallarse incurso en una causa de prohibición absoluta de registro ex artículo ll.Lgj 4. Como la doctrina tuvo ocasión de poner de relieve, tal regulación se coordinaba difícilmente con la Directiva 89/104 (de 21 de diciembre, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), que, al permitir que constituyan marcas todos los signos que sean suceptibles de representación gráfica siempre que sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras (art. 2), parecían dar cabida a los colores en la categoría de las marcas 5; a mayor abundamiento, incluso el propio Consejo y la Comisión se pronunciaron en esa línea al interpretar el artículo 2 de la citada norma .

Tampoco podemos desconocer que la normativa internacional, en particular los ADPIC (art. 15.1) y el CUP [art. 6 quinquies.B)], se mostraron favorables a la posibilidad de que el color constituyera marca; así, el artículo 15.1 expresamente permite el registro de las combinaciones de colores, y el artículo 6 quinquies no recoge el color como causa de exclusión de registro6.

Continuando esta línea, y en armonía con la actual tendencia caracterizadora de la cuestión en el marco del Derecho comparado, finalmente la LM de 2001 no ha recogido el color como causa de exclusión de registro. Puede, por lo tanto, decirse que, a la luz de la LM de 2001, es posible que el color pueda ser registrado como marca [ex art. 4.2: «Tales signos podrán, en particular, ser: (...)»], siempre que éste reúna los requisitos que el artículo 4.1 de la LM exige para que un signo pueda ser registrado como marca, y siempre que no esté incurso en algunas de las prohibiciones absolutas o relativas que la LM contempla (arts. 5 y 6, respectivamente).

El Derecho francés es bastante permisivo para que el color pueda registrarse como marca, como se deriva del artículo L. 711-l.c) del Código de la Propiedad Intelectual de 1992, al establecer que pueden constituir marca «las disposiciones, combinaciones o matices de los colores». Sin embargo, como ha señalado MATHELY, de la redacción del citado precepto no debemos extraer como conclusión que el Derecho francés consagre una absoluta permisibilidad para registrar un color como marca, puesto que el número de colores es limitado, su empleo es banal y está muy extendido 7.

Por su parte, el Derecho italiano sigue, en este tema, al ordenamiento francés, al indicar el artículo 16 de la Ley de Marcas que pueden registrarse como marcas «las combinaciones y las tonalidades cromáticas» 8.

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También el Derecho alemán ha sufrido una evolución en esta materia; así, si bien inicialmente el Derecho alemán se mostraba muy reticente a la posibilidad de tutelar como marca un color o una combinación de colores, la Ley de Marcas alemana de 1995 ya permitió que un color o combinación de colores pudiera ser marca, al enumerar el color y la combinación de colores entre los signos que pueden constituir marca (apartado 1, parágrafo 3, Markengesetz)9. Esta postura claramente permisiva ha sido ratificada por el BGH en la Sentencia de 10 de diciembre de 1998, con ocasión de la tutela como marca de la combinación de colores amarillo y negro10, incluso sin que tal combinación de colores poseyera carácter distintivo en el tráfico.

Llegados a este punto, se plantean las primeras cuestiones en torno a la tutela del color como marca: ¿tiene todo color fuerza distintiva ab initio o ésta puede adquirirse con el uso posterior?, ¿cuál es el alcance del ius prohibendi de la marca sobre un color, esto es, comprende sólo el pantone reivindicado en la solicitud de registro de marca, o se extiende también a las tonalidades más próximas? Estas cuestiones han sido objeto de pronunciamientos por parte de los Tribunales comunitarios y de la OAMI, organismos que van delimitando mediante sus pronunciamientos cuestiones especialmente complejas como son muchas de las relacionadas con la idoneidad del color para ser registrado como marca.

En el presente trabajo comentamos los aspectos más relevantes de dos sentencias comunitarias: la primera de ellas, la Sentencia del TJCE de 6 de mayo de 2003, relativa a la posibilidad de proteger como marca el color por sí mismo, mientras que la segunda (Sentencia del TJPI de 9 de julio de 2003) relativa a la posible tutela como marca de una combinación de color.

II Sentencia del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto «Libertel Groep»
II 1. Hechos

Libertel11 Groep BV es una sociedad con domicilio social en los Países Bajos, cuya actividad principal consiste en la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles. Con fecha 27 de agosto de 1996, la citada entidad solicitó ante la Oficina de Marcas del Benelux (BMB) el registro de un color naranja como marca para determinados productos y servicios de telecomunicaciones: así, productos de la clase 9 —material de telecomunicaciones—, servicios de las clases 35 a 38 —servicios de telecomunicaciones, de gestión material, financiera y técnica de los medios de comunicación—. El formulario de la solicitud contenía en el espacio destinado a la reproducción de la marca una superficie rectangular de colorPage 489naranja; en el espacio destinado a la descripción de la marca se contenía la...

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