Canales de comercialización distintos e inaplicación de la ley de competencia desleal

AutorPedro Manuel del Castillo González
Cargo del AutorAbogado y Profesor Asociado del Departamento de Derecho Mercantil Universidad Carlos III de Madrid
Páginas567-591

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(Comentario a la Sentencia de la Sala 1.a del TS de 28 de enero de 2004 «JAGUAR»)

I Antecedentes

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de las compañías mercantiles RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S. L. y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, S. L., contra JAGUAR HÍSPANLA, S. A.; JAGUAR WATCHES, S. A. y JAGUAR CARS LIMITED, sobre infracción violatoria de marca.

La parte actora solicitó que el fallo contuviese las siguientes declaraciones:

a) Que la utilización por la firma JAGUAR HÍSPANLA., S.A., de la denominación JAGUAR para distinguir relojes objeto de su distribución en España, sin contar con licencia ni autorización de la actora RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S. L., constituye una infracción violatoria de los derechos en exclusiva que a favor de dicha actora otorga su titularidad de la marca denominativa JAGUAR número 336.123.

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b) Que la utilización publicitaria de la denominación JAGUAR distintiva de relojes que se dicen fabricados por al demandada JAGUAR WATCHES, S. A. bajo licencia JAGUAR CARS LIMITED que ésta realiza en la revista SOVEREING distribuida en España, cons tituye infracción de los derechos de exclusiva que al respecto reconoce a favor del titular de la marca JAGUAR número 336.123 el artículo 30 de la Ley de Marcas 327/1988. c) Que la antigüedad y amplia difusión mercantil y publicitaria de la marca JAGUAR número 336.123, distintiva de relojes, patentiza la concu rrencia de mala fe en la sistemática infracción por las demandadas de los derechos exclusivos que a favor de su titular son inherentes a dicha marca. d) Que las infracciones violatorias objeto de las anteriores decla raciones vienen irrogando a las codemandantes lesión económica que ha de ser objeto de resarcimiento de daños y perjuicios por los concep tos de daño emergente y lucro cesante.

Y que se condenase: 1. A cesar con carácter inmediato y para el futuro en todo acto de uso mercantil de la denominación JAGUAR para distinguir relojes.

  1. A cesar con carácter inmediato y para el futuro en todo acto publicitario en cualquier medio de difusión en España de la denomina ción JAGUAR para distinguir relojes.

  2. A proceder a retirar de cualquier punto de venta los relojes dis tinguidos con la denominación JAGUAR que no procedan de la titular de la marca JAGUAR número 336.123.

  3. A proceder a la entrega a esta parte, para su destrucción, de los catálogos y material impreso para la comercialización de relojes JAGUAR, y de las existencias en almacén de la firma JAGUAR HÍS PANLA, S. A. de relojes que incorporan la denominación infractora.

  4. Al pago de la indemnización de daños y perjuicios en la cuantía que por los conceptos de lucro cesante y daño emergente resulte de la prueba o, en su caso, se establezca en ejecución de sentencia.

  5. A la publicación de la sentencia a costa de las demandadas en dos periódicos de la máxima distribución nacional en España.

  6. Al pago de las costas procesales preceptivas. Admitida a tramite la demanda, las compañías demandadas JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA, S. A., contestaron y formularon demanda reconvencional, suplicando que se dictase sentencia por la que se desestimara la demanda, por prescripción de la acción o por los razonamientos de fondo aducidos, y estimando asimismo la reconvención formulada, declarase:

  1. Que la adquisición de la marca JAGUAR número 336.123 por la compañía RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y su transferencia a MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, S. A., son actos que contravienen el principio general de la buena fe.

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  2. Que el ejercicio por parte de RELOJES LOTUS INTERNA CIONAL y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, S. A., frente a las demandadas del derecho de exclusiva que se deriva de la inscripción de la marca 336.123 constituye un abuso de derecho.

  3. Que el uso por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIO NAL y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, S. A., de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED constituye una vio lación de los derechos de marca que se derivan de los registros obteni dos al respecto.

  4. Que el uso publicitario por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, S.A., de la marca JAGUAR número 336.123 mediante una disposición gráfica especial y con evocación del distintivo notorio JAGUAR de la firma JAGUAR CARS LIMITED constituye una infracción de la disciplina de la competencia desleal y la normativa sobre publicidad desleal.

    Y condenase:

  5. A cesar en su intento de evitar el uso por JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA, S. A., del distintivo JAGUAR para relojes, absteniéndose, de emprender nuevas acciones civiles o admi nistrativas en ese punto.

  6. A cesar en toda modalidad de uso de los distintivos gráficos de la compañía JAGUAR CARS LIMITED absteniéndose en el futuro de utilizar cualesquiera otro que con ellos puedan confundirse.

  7. A retirar del mercado toda aquella mercancía o documentación en la que se verifique el uso por estas compañías de los distintivos grá ficos de JAGUAR CARS LIMITED.

  8. A cesar en el uso publicitario de la marca JAGUAR número 336.123 en su disposición gráfica actual y con alusión o evocación a la marca notoria JAGUAR CARS LIMITED.

  9. A indemnizar a JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HIS PANIA, S. A., por los daños y perjuicios causados, conforme a los cri terios y bases que se establezcan en el pleito y en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia.

    Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 12 de septiembre de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue:

    FALLO: ... estimando parcialmente la demanda interpuesta por las entidades mercantiles RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L., y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, S. L., representadas por la Procuradora Doña María del Carmen Ortiz Cornago y dirigidas por el Letrado Don Juan Casulá, frente a las entidades JAGUAR HISPANIA, S. A., JAGUAR CARS LIMITED representadas por el Procurador Don Rafael Rodríguez Montaut y dirigidas por el Letrado Don Antonio Castán Pérez Gómez y frente a la entidad JAGUAR WAT-Page 570CHES, S.A., que ha permanecido en constante rebeldía en estos autos, debo declarar y declaro: a) que la utilización por la firma JAGUAR HISPANIA, S. A., de la denominación JAGUAR para distinguir relojes objeto de su distribución en España, sin contar con licencia ni autorización de la actora RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S. L. constituye infracción violatoria de los derechos de exclusiva que a favor de dicha actora otorga su titularidad la marca denominativas JAGUAR distintiva de relojes que se dicen fabricados por la demandada JAGUAR WATCHES, S. A. bajo licencia de JAGUAR CARS LIMITED que ésta realiza en la revista SOVEREING distribuida en España, constituye infracción de los derechos de exclusiva que al respecto reconoce a favor del titular de la marca JAGUAR número 336.123 el artículo 30 de la Ley de Marcas 32/1988; y en su virtud debo condenar y condeno a las referidas demandadas a cesar con carácter inmediato y para el futuro en todo acto de uso mercantil de la denominación JAGUAR para distinguir relojes así como en todo acto publicitario en cualquier medio de difusión en España de la denominación JAGUAR para distinguir relojes; y a retirar de cualquier punto de venta los relojes distinguidos con al denominación JAGUAR que no procedan de la titular de la marca JAGUAR número 336.123; entregando a esta parte, para su destrucción de los catálogos y material impreso para la comercialización de relojes JAGUAR y de las existencias en almacén de la firma JAGUAR HISPANIA, S. A. de relojes que incorporen la denominación infractora, desestimando los pedimentos indemnizatorios deducidos.

    Asimismo y estimando parcialmente la demanda reconvencional deducida por las demandadas, debo declarar y declaro que el uso por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S. L. y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, S. A. de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED constituye una violación de los derechos de marca que se derivan de los registros obtenidos al respecto; que el uso publicitario por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S. L. y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, S. A. de la marca JAGUAR número 336.123 mediante una disposición gráfica especial y con evocación del distintivo notorio JAGUAR de la firma JAGUAR CARS LIMITED constituye una infracción de la disciplina de la competencia desleal y la normativa sobre publicidad desleal y en su virtud, debo condenar y condeno a las compañías RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S. L. y a MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR, S.A. a cesar en toda modalidad de uso de los distintivos gráficos de la compañía JAGUAR CARS LIMITED absteniéndose en el futuro de utilizar cualesquiera otro que con ellos puedan confundirse, así como a retirar del mercado toda aquella mercancía o documentación en la que se verifique el uso por estas compañías de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED, cesando en el uso publicitario de la marca número 336.123 en su disposición gráfica actual y con alusiónPage 571o evocación a la marca de JAGUAR CARS LIMITED, desestimando los pedimentos resarcitorios y sin pronunciamiento especial respecto de las costas procesales ocasionadas

    .

    Contra dicha sentencia se interpusieron recurso de apelación que fueron admitidos, y sustanciados estos, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, dictó sentencia con fecha 10 de diciembre de 1997, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

    FALLAMOS: Que desestimando como desestimamos los recursos de apelación interpuestos por los...

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