Sobre propiedad industrial y exclusión de responsabilidad de los intermediarios en internet: enlaces y buscadores (a propósito del conflicto judicial francés Louis Vuitton Malletier v. Google)

Autor:Miguel Ruiz Muñoz
Cargo:Profesor Titular de Derecho Mercantil Universidad Carlos III de Madrid
RESUMEN

En el presente trabajo estudiamos un problema más o menos generalizado en el mundo de Internet que hemos focalizado en un caso judicial francés: /Affaire Louis Vuitton Malletier v. Google/. La cuestión fundamental gira respecto al uso de marcas ajenas como enlaces por los buscadores, sin autotización de los titulares, y la exclusión de responsabilidad de los prestadores de servicios de... (ver resumen completo)

 
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Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación de la CAM-U. Carlos III de Madrid CP07-Actualidad y perspectivas de futuro del Derecho de la Propiedad Industrial y de las Nuevas Tecnologías, concedido al Grupo de Investigación PROINDTEN( Propiedad industrial y Nuevas Tecnologías) de la Universidad Carlos III de Madrid del que el autor de este trabajo forma parte.

I Introducción: la saga judicial Google a la espera de una resolución del TJCE

La cuestión que afrontamos brevemente en el presente trabajo plantea un problema que se ha generalizado en el , pero que por nuestra parte vamos a focalizar en un caso concreto que ha tenido lugar en Francia. Nos referimos al conflicto planteado entre la multinacional norteamericana Google Inc.(y Société, Google France), por un lado, que como es sabido es uno de los buscadores de información(search engines) más conocidos de la red, y por otro, la multinacional francesa del mundo de la moda y la belleza Louis Vuitton Malletier, Société, titular de alguna de las marcas más conocidas no sólo en el sector de la moda, sino por la generalidad del público de los consumidores. De manera muy sintética, para una primera aproximación al objeto de nuestro estudio y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, podemos anticipar que el conflicto entre ambas compañías tiene su origen en la comer- cialización por parte de Google de lo que se denomina en terminología inglesa Keyword Banners> o Adwords Banners>, términos o palabras clave utilizados con fines publicitarios, que bien pueden ser expresiones genéricas de uso corriente como automóvil, bolso de mano, lámparas, zapatos, etc., en cuyo caso la cuestión no plantea muchos problemas; o bien de marcas denominativas registradas a favor de terceros, incluso de marcas notorias o renombradas igualmente registradas a favor de terceros (Adidas, Hermés, Louis Vuitton, etc.),1 que es donde se están planteados diversos tipos de problemas por la posible violación del derecho de marcas, del derecho de la competencia desleal o del derecho de la publicidad. Estas expresiones o palabras clave, son "vendidas" por Google a las empresas anunciantes, de manera que, utilizadas como términos de búsqueda por los internautas, y mediante un sistema de o , no sólo se difunden las marcas propias sino también las marcas ajenas de competidores, lo que sin duda puede plantear problemas respecto a la licitud de la utilización de esos términos clave cuando aluden a marcas ajenas sin contar con la autorización de su titular. Piénsese especialmente en el posible desvío de clientela que mediante este método se puede producir.

En el conflicto Louis Vuitton Malletier v. Google se han pronunciando por el momento, que sepamos, dos sentencias,2 una primera del Tribunal de Grande Instance de Paris de 4 de febrero de 20053 y otra, que resuelve el recurso de apelación planteado frente a la anterior, de la Cour d'Appel de Paris de 28 de junio de 2006.4 En una primera aproximación a estas resoluciones judiciales sólo diremos por ahora, que la segunda confirma la condena en primera instancia de Google por tres causas: infracción del derecho de marcas de Louis Vuitton, competencia desleal y publicidad engañosa. Con la particularidad de que la última incrementa la sanción por daños y perjuicios de 200.000 a 360.000 €. Sin perjuicio de otros pronunciamientos,5 recientemente se ha vuelto a pronunciar la Cour d'Appel de Paris en otra sentencia de 1 de febrero de 2008, en un conflicto similar entre Google France y GIFAM(Groupement interprofessionel des fabricants d'appareils ménagers),6 donde de nuevo se condena al motor de búsqueda por un montante global aproximado de unos 300.000 €.

En estos casos la cuestión fundamental estriba en determinar cuál debe ser la conducta del buscador para quedar liberado o exonerado de la responsabilidad que se le viene imputando. Y el caso es que en numerosas decisiones judiciales francesas7 se parte de la base de que la explotación por Google de su servicio de , no permite su calificación como un mero de materiales ajenos(hosting o hébergeur) en el sentido del art. 14 de la Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico y del art. 6-I, 2º de la loi de 2004 pour la confiance dans l'economie numérique(LCEN),8 que es justamente lo que podría justificar que Google quedase liberada de la responsabilidad que se le imputa. En consecuencia, y de manera concorde -a sensu contrario- con lo establecido en el art. 15 de la Directiva antes citada, Google debe poner en práctica los medios de control necesarios de la información que comercializa, en particular un control o supervisión de los términos que comercializa como enlaces, porque no se comparte la pretensión del motor de búsqueda de que en este tipo de operaciones informáticas desarrolle un papel puramente pasivo en el suministro de su servicio. Sino que, como se ha dicho en alguna de las sentencias precitadas, Google no se puede contentar con simples llamadas de atención o avisos a sus clientes, sino que le corresponde aplicar los instrumentos necesarios que le permitan verificar que las expresiones clave reservadas para los anunciantes no constituyen la reproducción o la imitación de marcas francesas.9 Dichas verificaciones se podrían llevar a efecto mediante la integración en el correspondiente servicio informático de una base de datos que permita detectar, entre los términos clave propuestos a los clientes o elegidos por ellos mismos, aquellos que se identifican con una marca protegida. De manera que se pueda distinguir entre las marcas en general, sometidas como es sabido al principio de especialidad, y las marcas notoriamente conocidas y renombradas donde no rige en su plenitud este principio y por tanto cuentan con una protección reforzada;10 y ello con la finalidad de impedir o neutralizar las expresiones clave referidas a estas últimas y permitir las otras, pero como es natural siempre y cuando se trate de una utilización del término para un sector diferente como se deduce de la aplicación en estos casos del principio de especialidad. Con todo la doctrina francesa es consciente de la dificultad de esta tarea de supervisión por la gran cantidad de información que debe ser tratada, además de plantearse una duda propia del análisis económico del derecho, como es sí verdaderamente el coste de la vigilancia será menor que el importe de las condenas pronunciadas.11

Pues bien, el caso es que la cuestión no acaba aquí, sino que como era de esperar se han interpuesto por parte de Google los correspondientes recursos ante la Cour de cassation francesa que, ante lo delicado de las cues- tiones planteadas y la implicación del Derecho comunitario sobre las mismas, ha decidido suspender su resolución y plantear diversas cuestiones prejudiciales ante el TJCE. Concretamente se trata de tres resoluciones de 20 de mayo de 2008, de la chambre comerciale de la Cour de cassation, que tienen su origen en los recursos planteados por la Société Google France contra tres sentencias de apelación, una de ellas precisamente la que constituye objeto de nuestro estudio como es la de la CA Paris, 28 juin 2006(Sté Google c/ Société Louis Vuitton Malletier).12 En las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation(affaire Google/L. Vuitton) al TJCE de manera muy sintética se le pregunta lo siguiente:

Primero, los artículos 5.1. a) y b) de la primera Directiva 89/104/CEE, sobre marcas y 9.1.a) y b) del Reglamento(CE) 40/94, sobre la marca comunitaria, deben ser interpretados en el sentido de que el prestador de los servicios de referencias pagadas que pone a disposición de los anunciantes expresiones o palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas, y organiza por el contrato de referencias la creación y la presentación privilegiada a partir de estas palabras clave, de enlaces promocionales dirigidos hacia páginas en las cuales se ofertan productos falsificados, hace un uso de estas marcas que su titular está legitimado para prohibir?

Segundo, en el caso de que las marcas sean marcas renombradas, el titular podría oponerse a un tal uso, sobre la base del art. 5.2 de la Directiva, y del art. 9.1.c) del Reglamento?

Y tercero, en el caso de que tal uso no constituyese un uso susceptible de ser prohibido por el titular de la marca, en aplicación de la Directiva y del Reglamento, sí el prestador del servicio de referencias puede ser considerado como suministrador de un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar[stocker,13 alojamiento, hosting o hébergeur] información para ser facilitada a los destinatarios del servicio, en el sentido del art. 14 de la Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico, de manera que su responsabilidad no surgirá hasta el momento en el que haya sido informado por el titular de la marca del uso ilícito del signo por el anunciante?14

Una vez realizada esta primera aproximación a nuestro objeto de estudio, en los apartados que siguen vamos a intentar profundizar y aclarar algo más la problemática de fondo de este tipo de conflictos. Para ello nos referiremos primero a los presupuestos que permiten la exclusión de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación en Internet(II); en segundo lugar a la utilización de las marcas en las redes de comunicación telemática(III); en tercer lugar volveremos, a modo de recapitulación, sobre el conflictivo caso francés que ha dado pié a nuestro estudio(IV); y finalmente nos aproximaremos al...

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