Bibliografia

A. RECENSIONES

AAVV, Commento temático della legge marchi (Comentario temático de la Ley de Marcas), G. Giappichelli Editore, Turín, 1998, XIX + 594 págs.

Dentro del fecundo campo de las publicaciones jurídicas italianas, el presente libro constituye un nuevo estudio general de la Ley de Marcas después de las modificaciones introducidas por los Decretos Legislativos 480/1992, que transpuso la Primera Directiva comunitaria, y el 198/1996, de adecuación de la legislación interna al Acuerdo TRIP's.

La obra comienza directamente con el estudio del derecho exclusivo de marca, apartándose así del criterio seguido habitualmente por la doctrina de empezar con los diferentes requisitos de protección de la marca. El primer capítulo se abre con el comentario de G. Olivieri a los artículos 1 y 1 bis de la Ley de Marcas (Contenido y límites de la exclusiva). Punto central del mismo es la concepción que se mantiene en torno a la función jurídica de la marca, elemento interpretativo clave para determinar la extensión del derecho sobre la misma. Al respecto, y sobre la base de la jurisprudencia comunitaria, Olivieri considera que la tradicional función distintiva sigue siendo la fundamental en la nueva Ley, pese a que también se tutelen otras funciones ulteriores que se añaden a ésta. Rechaza, pues, que la marca haya dejado de ser un instrumento competitivo para convertirse en objeto de un derecho absoluto, tal como sostiene algún sector doctrinal. A partir de aquí analiza las diferentes hipótesis de violación de la marca ante las que puede reaccionar su titular y los límites de la protección otorgada. Cabe destacar el estudio del supuesto de identidad entre signos y productos introducidos con el decreto de adaptación al TRIP's y que el autor entiende como una presunción de violación que en determinados casos puede ser desvirtuada (p. ej., cuando quede patente el diverso origen empresarial de los productos o servicios a través de circunstancias como las diferencias existentes en el precio, las características de los productos o los canales de distribución). Igualmente interesantes son las reflexiones sobre el riesgo de asociación (que, de acuerdo con la función distintiva atribuida a la marca, no puede ser interpretada según la concepción vigente en el Benelux) y las páginas dedicadas a la marca renombrada (donde niega que sea un concepto más amplio que el de marca célebre reconocido por la jurisprudencia anterior a la reforma de 1992, rechaza que sea un bien inmaterial que goce de protección absoluta y donde basa la ratio de su especial protección en la institución del enriquecimiento sin causa).

Las dos secciones siguientes: «El preuso de marca» y «Las relaciones entre la marca y los otros signos distintivos», son de la autoría de M. S. Spolidoro, a quien sin duda se debe la elaboración de la mayor parte de la obra. Con relación al supuesto regulado en el artículo 9 LM (que acoge la posibilidad otorgada por el art. 6.2 de la Directiva y según el cual los terceros tendrán derecho a continuar usando la marca no notoria o con notoriedad puramente local en el mismo ámbito territorial en el que se venía haciendo) el autor es partidario de la tesis según la cual el sucesivo titular registral puede utilizar la marca en ese mismo lugar. A nuestro entender, esta postura no es muy acertada, pues permitiría la coexistencia de productos o servicios distinguidos con el mismo signo pero con un origen diverso, con el consiguiente peligro de confusión para el consumidor.

En cuanto a las relaciones entre los diferentes signos distintivos el texto de referencia es el artículo 13 LM, que prohibe la adopción como nombre comercial, denominación social y rótulo de establecimiento de un signo igual o similar a una marca ajena si ello puede dar lugar a un riesgo de confusión (que puede consistir también en un riesgo de asociación) o si, tratándose de una marca renombrada, permite tomar una ventaja indebida del renombre o capacidad distintiva de la marca o causa daño a los mismos. (Adviértase cómo este artículo soluciona un problema que en nuestro país ha dado lugar a no pocas diferencias doctrinales y jurisprudenciales.) Pues bien, a propósito del riesgo de asociación se aprecia una clara falta de coordinación entre lo que había sostenido previamente Olivieri y la interpretación ofrecida por Spolidoro, para quien este concepto abarca todos aquellos supuestos en los que el consumidor, aun sin estar confundido, se ve influido por el recuerdo de la marca.

En la siguiente sección P. Masi analiza la regulación de la marca colectiva, destacando las diferencias con la situación normativa anterior (sobre todo la ampliación de los sujetos legitimados al registro), deslindando la figura de otras como la marca de grupo, la de selección y recomendación o de las indicaciones de proveniencia y denominaciones de origen, y haciendo notar su carácter de marca de garantía. Esto último supone -como señala Masi- una desviación del modelo configurado por la Directiva y el Reglamento de la marca comunitaria, donde se distinguen las marcas colectivas de las de garantía o certificación.

El primer capítulo se cierra con el estudio de G. Marasá sobre los artículos relativos a la circulación de la marca. En él pasa revistas a la cesión y licencia de la marca a la luz de la eliminación del vínculo que en el anterior régimen unía a este signo con la azienda. Pero también analiza la circulación del derecho a la marca, es decir, del derecho al registro de la misma, supuesto al que entiende debe aplicarse analógicamente la prohibición de generar engaño en el público, pero no así la disciplina de la publicidad que rige la cesión o licencia del derecho de marca ya nacido.

El segundo capítulo está dedicado al papel del registro en el nacimiento del derecho de marca, a propósito de lo cual se hacen también algunas referencias a la marca de hecho. Se divide en tres breves secciones, realizadas por Spolidoro: «El registro y la renovación de la marca», «La protección temporal y la prioridad de exposición» y «El registro internacional y el registro realizado por extranjeros».

El tercer capítulo incluye el análisis de los signos susceptibles de ser registrados. Así, M. S. Richter en la primera sección atiende al «objeto de registro y requisitos de validez de la marca». Se trata de un estudio muy sugerente de los artículos 16, 17 y 18 LM en el que, con un amplio apoyo doctrinal y jurisprudencial, se refiere a los diferentes tipos de marcas aceptadas (letras, cifras, diseños, colores...), a las categorías discutidas (marcas olfativas o gustativas, a las cuales niega la posibilidad de acceso al registro) y a los requisitos de capacidad distintiva, novedad (esto es, ausencia en el mercado de una marca igual para distinguir los mismos productos o servicios), veracidad y licitud. Conectada con la capacidad distintiva se encuentra la admisión del instituto del secondary meaning en los artículos 19 y 47 bis LM, materia ésta tratada por Olivieri en la siguiente sección. Entre sus posiciones destaca su aceptación de que la rehabilitación de la marca pueda tener lugar solamente con el uso publicitario, o su rechazo a que pueda afectar a las marcas de forma. El capítulo se concluye con el comentario, también de Olivieri, del artículo 21.3 LM, relativo al registro de determinados signos notorios (nombres de personas, signos usados en el campo artístico, literario, científico, político o deportivo, denominaciones, emblemas o siglas de manifestaciones, entes o asociaciones sin finalidad económica). El autor insiste en que una vez registrados (por la persona que tiene derecho o por un tercero con su consentimiento) no necesariamente constituirán marcas renombradas.

El procedimiento de registro es el tema del siguiente capítulo, el cuarto, en el que P. Spada expone las peculiaridades de «(l)a legitimación para solicitar el registro», remarcando que el actual artículo 22 LM no exige la cualidad de empresario, lo cual no sería más que una de las manifestaciones de la función atractiva de la marca. Las tres secciones siguientes del cuarto capítulo, obra de Spolidoro, se refieren, respectivamente, a «(l)a reivindicación de la marca», «(l)a solicitud» y «(e)l examen, las actividades de la Oficina y las tasas». Destacan especialmente las referencias al Esquema de Decreto Legislativo, realizado por el Ministerio de Industria italiano con el fin de cumplir la delegación legislativa otorgada para coordinar y adecuar la legislación interna al Protocolo de Madrid de 1989; esquema que, pese a haber transcurrido el plazo otorgado por la Ley de delegación, no está destinado a ser letra muerta, ya que la demora se ha debido a la necesidad de realizar una reforma más radical de la Oficina Italiana de Patentes y Marcas (UIBM) y no a un abandono de los principios que inspiran el proyecto. El aspecto más importante de este esquema es la introducción de un procedimiento de oposición al registro, ampliando así el objeto del examen preventivo.

La parte de Derecho material se concluye con el quinto capítulo, dedicado al fenómeno de la decadencia de la marca. En el mismo, Spolidoro, tras una parte general en la que diferencia la figura de otras como la nulidad o la decadencia en sentido civil y en la que niega su aplicación a la marca de hecho, examina la vulgarización, la conversión de la marca en un signo engañoso y la decadencia por falta de uso.

A partir de aquí los dos últimos capítulos tratan del Derecho procesal de marcas. Constituye ésta una de las partes más interesantes del libro, pues se aborda el tema con más profundidad que en las demás obras generales sobre el Derecho de marcas en Italia. El juicio de nulidad y de decadencia es el objeto de la atención de Spada en el capítulo sexto, donde desarrolla la tesis (acogida por el citado esquema de decreto legislativo) según la cual la legitimidad para hacer valer la nulidad de las marcas cuyo registro está permitido únicamente a determinadas personas...

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