Armonización de la propiedad industrial en el Mercosur

Autor:Gabriel Martínez Medrano Gabriela Soucasse
Cargo del Autor:Abogados. Buenos Aires (Argentina)
RESUMEN

I. Introducción.-II. Obligaciones asumidas por los estados.-III. El protocolo en materia de marcas.-IV. Aspecto objetivo: la marca.-V. Las marcas colectivas y de certificación.-VI. Aspecto subjetivo: el titular.-VII la adquisición de la marca y el derecho de prelación.-VIII. Prohibiciones de registro.-IX. Marca notoriamente conocida y del alto renombre.-X. Vigencia y renovación de la marca.-XI.... (ver resumen completo)

 
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Gabriel Martínez Medrano Gabriela Soucasse(1)

  1. INTRODUCCIÓN

    El MERCOSUR es el proyecto más ambicioso en materia de integración regional en la historia de cada uno de los países miembros(2), inspirado, en parte, en la Comunidad Europea. Constituye una Unión Aduanera con un propósito principal, la formación de un mercado común expresamente establecido en su tratado fundacional, el Tratado de Asunción(3).

    En este instrumento los Estados Partes sientan las bases para la creación de un mercado común(4), estableciendo en su artículo 1 los medios para la consecución de este objetivo, garantizando las cuatro libertades fundamentales de toda economía regional: libre circulación de mercancías, libre circulación de personas, libre circulación de servicios y libre circulación de capitales.

    La libre circulación de mercancías y de servicios implica un intercambio comercial más fluido entre los Estados Partes, interrelacionando sus mercados hasta fundirse en uno solo. Pero para que ello efectivamente ocurra se hace necesaria la armonización de las leyes en las áreas pertinentes, a fin de poder lograr el fortalecimiento de este proceso de integración. En cada uno de los Estados Partes del MERCOSUR existen derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales, en los que, conforme las legislaciones nacionales, rige el principio de territorialidad. Es decir, que si bien existirá un mercado único, desde el punto de vista de los Derechos de propiedad industrial persistirán los territorios nacionales. Los Derechos de propiedad industrial pueden entonces convertirse en un obstáculo o una barrera para el comercio y la libre circulación de mercancías y servicios dentro del mercado común .

    Con la finalidad de disminuir las distorsiones al comercio intra-MERCOSUR los Estados miembro acordaron la firma, el 5 de agosto de 1995, de un Protocolo de armonización legislativa en materia de Marcas y Denominaciones de Origen, en adelante citado como PM (5). Posteriormente, el 10 de diciembre de 1998, en la ciudad de Río de Janeiro, se firmó el «Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales», MERCOSUR/CMC/DEC núm. 16/98, en adelante citado como PD(6).

    Estos instrumentos de armonización legal cumplen similar función que las Directivas en la Comunidad Europea, intentando reducir las asimetrías entre las legislaciones de los Estados Partes del MERCOSUR, a la vez que facilitar las relaciones comerciales y el libre intercambio de mercancías en el futuro mercado común (7).

    Los Protocolos declaran tres objetivos fundamentales: reducir las distorsiones y los impedimientos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el MERCOSUR; promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual; y por último, garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo.

    Para el cumplimiento de los objetivos planteados es necesario establecer reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado Parte en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

  2. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LOS ESTADOS

    Los Estados Partes asumen la obligación de garantizar una protección mínima, en los términos de los Protocolos. No obstante, les cabe la opción de decidirse por una protección mayor, siempre y cuando se mantengan dentro del marco de las disposiciones del Convenio de París y de los ADPIC, a los cuales quedan obligados a respetar, conforme declaran los Protocolos expresamente.

    Vemos, entonces, que los Tratados conforman un nuevo acuerdo marco regional que toma como pilares básicos los dos convenios internacionales que le precedieron en esta materia. De todos modos, es de destacar que los acuerdos regionales no propone la armonización total, sino tan sólo el establecimiento de un mínimo de protección en aquellas materias que puedan tener una mayor incidencia en el funcionamiento del mercado común (8).

  3. EL PROTOCOLO EN MATERIA DE MARCAS (9)

  4. ASPECTO OBJETIVO: LA MARCA

    El artículo 5 PM define a la marca como «cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios». Esta definición, con la cual concuerda la Ley argentina (10), destaca la principal función que cumplen las marcas, la de distinguir en el mercado un producto o servicio de otro (11).

    El artículo 5.2 del PM permite a los Estados Partes exigir que el signo sea visualmente perceptible, para que pueda consistir en una marca.

    Esto implica la posibilidad de dejar sin protección marcaría a las marcas sonoras y olfativas. En este sentido, el artículo 122 de la Ley de Brasil exige la percepción visual del signo para que sea susceptible de registro marcario y la Ley uruguaya determina que el registro de signos no visibles «quedará condicionado a la disponibilidad de los medios técnicos adecuados», debidamente reglamentados.

    La Ley argentina, al igual que la de Paraguay, por el contrario no dice nada, por lo que se podrían registrar marcas no visibles (12).

    El PM impone a los Estados la obligación de la protección de las marcas de servicio (art. 5.3), así como también establece que la naturaleza del producto o servicio no podrá ser impedimento para el registro de la marca (art. 5.4)(13).

    El artículo 6.1 enumera, no de manera taxativa, una serie de signos que pueden ser marca, entre los cuales cabe resaltar la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, también denominada «marca tridimensional» o «marca envase» -respecto de estos últimos- y los medios o locales de expendio de los productos o servicios, más conocidos como trade dress según la doctrina y jurisprudencia de los Estados Unidos (14).

    La forma de los productos está prohibida como signo marcario únicamente por la Ley argentina (15), con lo cual entraría en conflicto con el Protocolo. La modificación que se haga a la Ley argentina deberá distinguir entre la forma común de los productos que sería irregistrable por genericidad y la forma arbitraria y distintiva que se dé a un producto que sí puede ser registrada. En el resto de los países del MERCOSUR, está permitido el registro de la forma de un producto, con la limitación que no debe ser una forma que venga impuesta por razones de orden técnico, por la naturaleza de los productos o que afecte a su valor intrínseco.

    La protección como marca de los medios o locales de expendio apunta a proteger la estructura arquitectónica de los establecimientos comerciales, que generalmente se reproduce en las cadenas de franquicias. Es importante tener presente que a veces nos encontraremos en circunstancias en las cuales se podría considerar que entran en juego también otros factores, como son los derechos de autor del arquitecto sobre su obra -contemplados expresamente en en el art. 1 de la Ley argentina de Derecho de Autor 11.723-, las características distintivas de los locales y las partes del conjunto arquitectónico insusceptibles de protección por ser formas necesarias de la construcción impuestas por razones de orden técnico. De este modo, se deberá observar el grado de distintividad alcanzado por el «estilo comercial» del medio o local de expendio de productos o servicios (16), en relación con los demás factores apuntados.

    Solamente la Ley paraguaya prevé expresamente en su artículo 1 este tipo de signos, lo que no implica que en los demás Estados Partes se prohiban por no estar establecido en sus legislaciones, ya que todo lo que no está prohibido se considera permitido.

    El artículo 6.2 permite el registro de las indicaciones geográficas siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. Tampoco se podrán registrar las que lleven a engaño sobre la procedencia de los productos, aunque no sean denominaciones de origen o indicaciones de procedencia conforme lo establece el artículo 9.2 del Protocolo. La leyes de los cuatro Estados Partes establecen disposiciones similares en este sentido.

  5. LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN (17)

    El artículo 5.3 del PM establece la obligación de legislar sobre las marcas colectivas y deja a criterio de cada Estado la protección de las marcas de certificación. Sin embargo, todas las legislaciones de los Estados Partes -a excepción de Argentina- previeron ambas categorías de marcas.

  6. ASPECTO SUBJETIVO: EL TITULAR

    El registro de una marca podrá ser solicitado por cualquier persona que tenga un legítimo interés, disposición que concuerda con el artículo 4 de la Ley argentina.

    La Ley de Brasil (art. 128.1), en cambio, restringe el derecho a pedir una marca para los productos o servicios relativos a la actividad que ejerza efectiva y lícitamente el solicitante de modo directo o a través de empresas controladas, disposición que tendrá que ser modificada no sólo para ajustarse al texto y espíritu del Protocolo, sino también porque causa muchos trastornos de orden práctico para los demás Estados que quieren registrar sus marcas en Brasil, teniendo que presentar cada solicitante una declaración jurada de estar ejerciendo el comercio en el rubro para el cual solicita dicho signo. El requisito del legítimo interés es un medio para combatir los registros fraudulentos que podrán ser dejados sin efecto por las vías de nulidad o reivindicación (18).

    VII LA ADQUISICIÓN DE LA MARCA Y EL DERECHO DE PRELACIÓN

    El sistema de marcas del Protocolo es atributivo, en otras palabras, la propiedad de una marca se adquiere por su registro, pero el artículo 8 introduce un elemento a favor del sistema declarativo que puede causar en el futuro no pocos conflictos. Señala la norma que «tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca».

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