El arbitraje en la nueva Ley de Marcas

AutorSantiago Nadal Arce - Yolanda González Silva
CargoSocio de Ernst - Young Abogados, S.L., Abogado de Ernst - Young Abogados, S.L.

EL ARBITRAJE EN LA NUEVA LEY DE MARCAS

SANTIAGO NADAL ARCE,

Socio de Ernst - Young Abogados, S.L.

YOLANDA GONZÁLEZ SILVA,

Abogado de Ernst - Young Abogados, S.L.

I. INTRODUCCIÓN: LA NUEVA LEY DE MARCAS

La nueva Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, entra en vigor el 31 de julio de 2002, si bien algunas de sus disposiciones1 entraron en vigor el pasado 9 de diciembre de 2001. La reforma de la Ley de Marcas se debe a varios motivos, según se explica en la Exposición de Motivos. Son los principales, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio; adecuar la normativa española al Derecho comunitario; y la conveniencia de introducir normas, de carácter sustantivo o procedimental, aconsejadas por la experiencia y los ordenamientos de nuestro entorno.

El objeto del presente artículo es analizar una de las principales novedades que introduce la Ley 17/2001 en el ámbito del Derecho de Marcas español: el arbitraje como solución de controversias jurídicas surgidas en el registro de una marca.

II. EL ARBITRAJE EN LA NUEVA LEY DE MARCAS

1. El arbitraje como mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos

Antes de analizar las novedades de la Ley 17/2001, parece oportuno una breve reflexión acerca de las principales características del arbitraje, como sistema de resolución de conflictos. Será útil para comprender mejor el sistema de la nueva Ley de Marcas.

En los arbitrajes privados, las partes renuncian a dirimir sus controversias a través de los órganos jurisdiccionales. Prefieren someterlas a particulares de su confianza (o a una institución arbitral). Es, pues, una forma privada de resolución de conflictos; como tal, parece contradictoria con la regulación marcaria, que está insitamente conectada con el registro de marcas en su organismo público: la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM). A pesar, de esta aparente contradicción, las ventajas prácticas del arbitraje, como la mayor rapidez al resolver la controversia, y la especialización de los árbitros, propician su utilización.

En España, el artículo primero de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje (en adelante, Ley de Arbitraje) prevé expresamente que sólo pueden ser sometidas a arbitraje las materias de libre disposición conforme a Derecho. Excluye, por lo tanto, las materias de Derecho público o de Derecho privado no disponibles y las que se tramitan mediante procesos especiales. Por tanto, en principio, las disputas sobre el registro de una marca quedan excluidas de su ámbito.

2. El arbitraje en la nueva Ley de Marcas

Siguiendo la tendencia de los últimos años, el legislador incorpora la institución arbitral a la nueva Ley de Marcas, como ya hiciera en otros sectores regulados por legislación especial2. Se pretende así, facilitar un cauce sencillo, más rápido y económico, para que los ciudadanos puedan solucionar sus conflictos.

El esquema arbitral de la nueva Ley de Marcas se plantea como un supuesto de Derecho privado. Se distancia, así, del arbitraje administrativo regulado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común3. Este arbitraje se debe adaptar, pues, a los principios inspiradores de la Ley de Arbitraje; Ley que resulta de aplicación supletoria para todo aquello que no esté previsto expresamente en la Ley de Marcas.

El carácter supletorio de la Ley de Arbitraje supone que ésta será de aplicación, en todo lo no previsto por la Ley de Marcas: formalización del arbitraje, la posibilidad de arbitraje institucional, cuestiones relacionadas con la figura del árbitro (procedimiento para su designación, causas de recusación, idoneidad de los árbitros...), posible aplicación de medidas cautelares, recursos contra el laudo, etc.

3. La nueva regularización:Art. 28 de la nueva Ley de Marcas

Las particularidades previstas por la Ley de Marcas, se contienen en su Art. 28.

3.1. Objeto del arbitraje: Art. 28. 1 y 2.

«1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.

2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro».

La regla general, por lo que al objeto del arbitraje se refiere, queda enunciada en el Art. 28. 1. Serán susceptibles de arbitraje aquéllas controversias que se generen por el registro de la marca. Esta regla general se complementa en el apartado siguiente, ciñendo la sumisión a arbitraje de las disputas sobre prohibiciones relativas de los Arts. 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la Ley de Marcas.

Se elimina la posibilidad de que los defectos formales o las prohibiciones absolutas de registro puedan ser sometidos a arbitraje.

Además, como señala MANUEL LOBATO4, los casos en que las marcas o nombres comerciales son idénticos tampoco resultan arbitrables: las prohibiciones relativas, de los Arts. 6.1.a y 7.1.a de la Ley de Marcas han quedado también excluidas de las materias arbitrables.

La nueva Ley de Marcas, pues, impide que los titulares de marcas o nombres comerciales idénticos, para productos o servicios idénticos, sometan a arbitraje las controversias surgidas por su registro.

Nos encontramos, así, ante una situación paradójica. Las prohibiciones relativas no serán examinadas de oficio por la OEPM; entre ellas la prohibición relativa de registro de marcas...

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