Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia
| Autor | Dra. M. del Pilar Perales Viscasillas |
| Cargo | Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid |
ARBITRABILIDAD DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA
Dra. Mª DEL PILAR PERALES VISCASILLAS
Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid
I. INTRODUCCIÓN
Bajo el título del presente trabajo intentamos establecer de forma detallada y precisa el régimen jurídico conforme al que en nuestra vigente y novedosa Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (LA)1, así como en relación a nuestro ordenamiento jurídico de la propiedad industrial (marcas, patentes, diseño industrial) y derecho de la competencia, se articula el sometimiento a arbitraje de dichas cuestiones mercantiles. En la mayor parte del ámbito de los contratos mercantiles no se suscitan dudas en cuanto a la arbitrabilidad por razones obvias; existen, sin embargo, otras materias de nuestra disciplina donde la arbitrabilidad es puesta en tela de juicio ya in genere ya en relación a sectores concretos. De dichas materias nos ocuparemos de forma más detallada en este trabajo, sin que abordemos el estudio de otras que también presentan sus problemas propios como son el derecho societario y el derecho concursal. Todas estas materias suelen coincidir, además, con los temas más sensibles que se citan en relación con la arbitrabilidad internacional2.
El análisis de la arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial se revela particularmente interesante a la luz de la nueva LA que no se limita a «copiar» la derogada normativa de la LA 19883, sino que incorpora algunos cambios importantes que reavivan el debate sobre esta cuestión, particularmente si se tiene en cuenta que la vigente normativa, junto con los paulatinos avances generales o sectoriales que en relación al arbitraje en general, y particularmente en lo que atañe a la arbitrabilidad mercantil, está convirtiendo a dicha materia en un banco de prueba en el que ensayar la extensión del concepto de la arbitrabilidad; ampliación del concepto que se nutre, cierto es, de los avances internacionales en esta materia tanto legales como jurisprudenciales4.
En este sentido, la desaparición de las prohibiciones del art. 2 LA (1988) en la nueva LA lleva a una presunción absoluta de arbitrabilidad5, o, en otros términos, el art. 2.1 implica una habilitación general en favor de la arbitrabilidad de la controversia6 en línea con lo que puede considerarse la tendencia actual del arbitraje comparado, tanto nacional como internacional. Presunción que puede verse como un aspecto específico de otro principio de corte más general que ha ido evolucionando hasta nuestros días, que culmina, no sólo en la vigente LA, sino que encuentra numerosas muestras en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de la presunción favorable al arbitraje (favor arbitri o favor arbitralis)7. El ámbito de lo inarbitrable en el universo mercantil puede no coincidir con el concepto de arbitrabilidad que se tenga en otros ordenamientos jurídicos e, incluso, ni siquiera el concepto actual en el derecho español es equiparable al que se ha mantenido en otros momentos históricos, pues la arbitrabilidad es un concepto que ha variado y mutado a lo largo del tiempo.
Por último, se ha de puntualizar que el concepto de arbitrabilidad que manejaremos en este trabajo se corresponde con la llamada objetiva o rationae materiae, esto es, la que hace referencia a que la materia, que es objeto de la disputa, sea susceptible de su sometimiento a arbitraje; o utilizando el lenguaje del art. 2 LA que se trate de una materia de libre disposición conforme a Derecho. En definitiva, como expresa la Exposición de Motivos II LA de forma muy clara «la arbitrabilidad de la controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles». A tenor de lo indicado es claro que la arbitrabilidad objetiva coincide, en parte, con el objeto del convenio arbitral (art. 9 LA).
II. EL ARBITRAJE COMO TUTELA ALTERNATIVA DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y/O DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La nueva LA presenta, como se ha comentado, diversas novedades en materia de arbitrabilidad. Se ha de destacar la simplificación y ampliación de lo que sea arbitrable al eliminarse el elenco de cuestiones inarbitrables (art. 2 LA (1988)), así como la continuidad respecto de las Leyes anteriores sobre arbitraje al hacer girar la arbitrabilidad sobre la disponibilidad de la materia controvertida, y el relajamiento del término «cuestión litigiosa» que pasa a ser sustituido por el más amplio de «controversia»8. Aunque la Ley española está inspirada en la Ley Modelo CNUDMI/ UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional de 19869, debe notarse que ésta no aborda la arbitrabilidad, aunque la Ley se restringe al arbitraje comercial o mercantil10, lo que no sucede en la Ley española, aunque en éste ámbito alcanzará sus mayores cuotas de aplicación.
Precisamente y en relación a lo anterior, uno de los desarrollos importantes en materia de arbitraje es la actual expansión al ámbito del Derecho público, sobre todo, a partir de la derogación de la Ley de Arbitraje de Derecho Privado (LADP) de 195311, que pretendía que la función de los árbitros se limitase a resolver conflictos de puro derecho privado. En esa evolución, el arbitraje se convierte así también en una alternativa a la tutela jurisdiccional administrativa, lo que significa una expansión de la tutela arbitral privada a la tutela arbitral pública. Tendencia en el arbitraje que demuestra que el interés público o el orden público no funcionan impidiendo la arbitrabilidad de determinadas materias afectadas por dicho interés, sino como un límite al poder de los árbitros.
Efectivamente, en esta evolución, la función del arbitraje se ha ampliado hasta el punto de proporcionar a los sujetos tutela administrativa, lo que implica trascender de la tradicional actividad arbitral meramente declarativa a una actividad revisadora de una actividad administrativa y, en su caso, modificadora de un estado registral. Algo que se ha producido por vez primera en el arbitraje por el impulso del derecho mercantil. De esta forma, es el ámbito mercantil, primero, de la Ley de Marcas, seguida por la Ley del Diseño Industrial, el motor en el que encontramos la posibilidad de otorgar el poder a los árbitros para decidir determinadas controversias sustituyendo la actividad tutelar administrativa —y no únicamente como había venido siendo hasta ahora la actividad de los órganos jurisdiccionales civiles—12.
Para analizar esa evolución que, por cierto, ha pasado inadvertida por la doctrina administrativista, se ha de recurrir al texto básico en el derecho administrativo que es el art. 107.2 LAP (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) que señala que: «las Leyes podrán sustituir el recurso de alzada [también el de reposición según el apartado 2º de este precepto], en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación o reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo». Aparte del hecho de que esta norma se entiende unánimemente como programática, por lo que requiere del oportuno desarrollo legislativo13, interesa sobre todo en el ámbito de nuestro estudio en relación con el derecho de la propiedad industrial, particularmente a la luz de las dos recientes Leyes mercantiles mencionadas, que han previsto el arbitraje para la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas entre partes privadas con ocasión de un procedimiento de oposición (infra 1); asimismo, analizaremos la viabilidad de someter a arbitraje la revisión de los actos en vía administrativa por los que se concede o deniega el registro por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (infra 2).
1) El arbitraje para la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas entre partes privadas con ocasión del procedimiento de oposición
a) Marcas y diseño industrial
Tanto la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), como la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI)14, prevén que los interesados puedan someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca o de un diseño industrial (art. 28.1 LM, y art. 42.1 LDI, que más apropiadamente se refiere a «las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento de oposición»). Sin entrar ahora en las cuestiones expresamente consideradas indisponibles para las partes, ni en el posible arbitraje en relación a otros ámbitos relacionados con el derecho de la propiedad industrial, procede centrarse en la opción del legislador acerca de la configuración del arbitraje en el art. 28 LM —aplicable también a los nombres comerciales (art. 87.3 LM) y a la marca internacional (art. 80.2 LM)—15 y el art. 42 LDI.
En relación al ámbito de aplicación del arbitraje, ha de puntualizarse que el arbitraje no se presenta como una alternativa ni al procedimiento de registro, ni al procedimiento de oposición al registro de una marca que se prevé en el art. 19 LM, o de un diseño en el art. 33 LDI. Efectivamente, tras el examen de forma que habrá realizado, en su caso, la autoridad autonómica correspondiente, tanto la LM como la LDI únicamente prevén un examen de oficio, que realiza una autoridad administrativa como es la OEPM, órgano que tiene la competencia exclusiva para llevar a cabo las actuaciones necesarias para proceder a la inscripción de un derecho de la propiedad industrial, lo que elimina la entrada del arbitraje en esta sede, amén que en puridad de...
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