Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea

AutorElena F. Pérez Carrillo
Cargo del AutorDoctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de León
Páginas415-425

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I Introducción

El sistema europeo de protección de marcas viene siendo doble, nacional y supranacional, sin que coincida el alcance de cada uno:. Las sucesivas adaptaciones, la evolución del sistema de marcas, su confluencia con otros derechos (indicaciones geográficas, etc.) subyacen a la reforma del sistema europeo de marcas de 2015. Sistemáticamente, es consecuencia de las consultas efectuadas desde las Instituciones de la UE 2, fundamento de las propuestas formuladas en 2013 por la Comisión Europea3. Materialmente, esta reforma ha ido precedida por actuaciones estratégicas en la Unión Europea que reflejan aspiraciones Institucionales de elevar el nivel de innovación en la UE4; y por resoluciones del Tribunal de Justicia (TJUE) que evidenciaron incoherencias del sistema anterior 5. Formalmente, la reforma incluye enmiendas de la Directiva 2008/95/CE; del Reglamento (CE) núm. 207/2009; y afecta al Reglamento (CE) núm. 2869/95 de la Comisión relativo a las Tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (OAMI). El presidente de la OAMI aprobó el 10 de marzo de 2016 una serie de Directrices prácticas (Decisión núm. EX-16-1) aplicables a partir del 23 de marzo de 2016, coincidiendo con el nuevo Reglamento, con las que se adapta la práctica de la Oficina Europea (ahora Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) 6. Por lo de-

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más, la reforma supera lo que podríamos llamar anteriores incongruencias entre el régimen unificado de la marca comunitaria (ahora marca de la unión europea, o marca de la unión) y el régimen armonizado de las marcas nacionales, al incorporar al segundo muchas previsiones preexistentes en el primero, o institucionalizar la cooperación entre las Oficinas nacionales y la europea. En estas páginas se da repaso a sus principales hitos. Razones de tiempo y de espacio recomiendan dejar para más adelante una lectura más detallada de estos cambios, cuyas verdaderas consecuencias se irán perfilando con la práctica.

II Cambios comunes al paquete de reforma
1. Signos que pueden ser objeto de una marca Representación y determinación

El paquete de reforma abre expresamente el registro de marcas representadas por medios tecnológicos diversos7 [art. 3.1 Directiva, art. 4.b) Reglamento]8, confiriendo flexibilidad, particularmente adecuada en el caso de las marcas sonoras, admitidas ahora expresamente. No se precisa la representación gráfica convencional, sino solo claridad y precisión para determinar el objeto de la protección solicitada9, pudiéndose basar la solicitud en las indicaciones generales de la Clasificación de Niza 10 interpretadas en el sentido de que incluyen solo pero todos los bienes o servicios cubiertos por el significado literal de la indicación o término (con disposiciones transitorias para cubrir al titular de la marca y a terceros afectados por la reforma)11.

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2. Signos que no pueden ser objeto de marca Nuevos motivos de denegación basados en rasgos funcionales y de protección de otros derechos

Con carácter general y funcional, la nueva redacción del artículo 7.1. e) del Reglamento, y en el mismo sentido el artículo 4.1.e) de la Directiva establecen que las solicitudes de marca serán rechazadas cuando consistan en signos que representen exclusivamente (...), iii) la forma u otras características de las mercancías que confiere valor sustantiva a las mercancías. La referencia a "otras características" elevará el nivel de exigencia del registro en relación con las solicitudes de marcas no convencionales, pero también con otras "clásicas" susceptibles de una razonable representación gráfica 12.

Por otra parte, se han racionalizado las prohibiciones absolutas relativas a la protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas (prohibición que ya estaba prevista en la marca comunitaria); a las denominaciones tradicionales de vinos y a las especialidades tradicionales garantizadas13, cuando están protegidas por la legislación nacional, de la de la UE y por los Tratados Internaciones de los que sean miembros los Estados miembros o la UE [art. 7.1.j), k) del Reglamento 2015/2424 y art. 4.1.h), i), j), k) de la Directiva], teniendo en cuenta que los dos últimos motivos se aplican sin que las posibles percepciones de los consumidores se tengan en cuenta. Una similar prohibición absoluta se refiere al registro de signos que consisten o reproducen elementos esenciales de las variedades vegetales registradas cuando la solicitud de marca se refiere a las variedades de plantas de la misma o de especies próximas [art. 7.1.1) del Reglamento y art. 4.1.l) de la Directiva], que también se aplican al margen de la percepción de los consumidores.

3. Derechos que confiere la marca y límites

Los derechos que confiere la marca registrada no afectan a los derechos de titulares anteriores a la fecha de registro o de prioridad, mención expresa recordatoria y coherente con el artículo 16 ADPIC. Se clarifica ahora la prohibición de que terceros utilicen, sin permiso del titular, el signo en que consiste la marca "como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social" [art. 10.3.d) de la Directiva, art. 9.3.d) Reglamento]14, prohibición que debe entenderse eficaz cuando el uso del signo se realice o pretenda realizar por el tercero para distinguir bienes o servicios, es decir, como marca.

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Por otro lado, se explicita que el titular de la marca puede prohibir la utilización del signo "en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE" [arts. 10.3./), de la Directiva y 9.3.f) del Reglamento], dando a entender que la violación de la Directiva implica automáticamente violación marcaria15.

También se extiende el derecho de exclusiva para que el titular pueda prohibir los actos preparatorios en relación con el uso de embalajes, etiquetas, mecanismos de seguridad u otros soportes en los que se coloca el signo (art. 11 Directiva, y nuevo art. 9 bis introducido por el Reglamento).

El paquete de reforma establece además disposiciones relativas a los bienes en tránsito en la UE (art. 10. 4 de Directiva y art. 9.4 del Reglamento) en relación con el Reglamento 608/2013 que estableció el régimen de las mercancías en tránsito, superando así criticadas interpretaciones del TJUE que afirmaban la imposibilidad del titular de prohibir el uso de su marca en las mercancías "en tránsito aduanero16. Ahora, el titular puede impedir que terceros introduzcan mercancías o embalajes en la UE, cuando utilicen sin autorización un signo idéntico a una marca de la Unión en relación con tales mercancías (salvo que el poseedor de las mercancías demuestre que el titular no puede prohibir la comercialización en el país de destino). La prohibición del uso de la marca en mercancías en tránsito no se aplica a las que no se destinan al comercio, circunstancia que posiblemente planteará dudas interpretativas ante transacciones muy frecuentes hoy en día, por ejemplo las ventas b2c mediante Internet.

Se clarifica que el titular de marca de la Unión y de marca nacional no puede prohibir a un tercero hacer uso leal en el tráfico económico, de su nombre y de su dirección; restringiéndose expresamente al nombre de las personas físicas [art. 12.1.a) Reglamento, art. 14.1.a) Directiva], corrigiéndose la anterior de la jurisprudencia del TJUE, y acogiéndose orientaciones doctrinales de prestigio17.

Algunos derechos despliegan sus efectos en los procedimientos marcarios administrativos y judiciales. Así, el titular de una anterior marca (de la UE o

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nacional) no puede prohibir el uso de una marca registrada con posterioridad si esta última no pueda ser declarada nula y de ello puede beneficiarse el titular de la posterior como defensa en procedimientos de infracción (por aplicación de las reglas de aquiescencia o tolerancia18, o por no haberse opuesto conforme a los arts. 53.3 y 4, 54.1 y 2; y 57.2 del Reglamento; arts. 8; 9.1 y 2; y 48.3 de la Directiva).

4. Aspectos procedimentales y de cooperación interinstitucional

Una parte de las nuevas disposiciones tienen como objetivo la restructuración de procedimientos. Así, las solicitudes de registro de marca de la Unión dejen de tramitarse a través de las oficinas nacionales; las búsquedas, tanto nacionales como comunitarias, se encauzan ahora por la vía telemática; el periodo para las observaciones de terceros se prolongará desde el momento en que estos tengan conocimiento de la solicitud (por ej. A través de la bases de datos online)19 hasta la finalización del periodo de oposición.

Se supera principalmente en base a los artículos 123 ter y siguientes del Reglamento y al artículo 51 de la Directiva la anterior falta de base legal para la necesaria cooperación entre la Oficina y las oficinas nacionales, con el objeto de fomentar una estrategia más homogénea en la aplicación de la normativa unificadora y armonizadora marcaria en Europa, cooperación que incluye la financiación y desarrollo de proyectos entre la EUIPO, y sus departamentos...

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