La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología
| Autor | Benedetta Ubertazzi |
| Páginas | 447-459 |
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El artículo 1.1 b) del Reglamento comunitario 772/2004, relativo a la aplicación del artículo 81, § 3, del tratado CE, a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, define estos últimos contratos como acuerdos de licencia o de cesión de diversos tipos de patentes, de know how industrial (que califica como «un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias»)1 de derechos de autor sobre el software (que es una obra útil
destinada al funcionamiento del hardware, algunas veces calificable también como invención patentable, y sobre la cual recurrentemente se discute si no puede y debe ser protegida por el derecho de patentes más que por el derecho de autor2) o de una combinación de tales derechos. Él derecho material de origen interno italiano y el Derecho internacional privado (en adelante: d.i.pr.) vigente en Italia no conocen, en cambio, una categoría y una disciplina expresa específicamente dedicada a los contratos de transferencia de tecnología: que podemos considerar generalmente como los relativos a diversos tipos dé patentes, el know how industrial, los microchips, el diseño (que combina la utilidad y la estética de la forma) y el software. La expresión «contratos de transferencia de tecnología» alude, por tanto, típicamente, a contratos relativos a derechos sobre los resultados de la investigación, en todo o en parte tecnológica, que se encuadran en la más amplia categoría de los derechos de propiedad intelectual (de ahora en adelante, para mayor brevedad, derechos IP)3.
En este marco conviene recordar preliminarmente algunas líneas generales de la disciplina de la propiedad intelectual para delimitar, posteriormente, el tema de este estudio sólo a algunos de los contratos relativos a derechos de IP; procederemos entonces al examen del nivel alcanzado de armonización internacional y comunitaria de los contratos estudiados; y, finalmente, analizaremos las reglas de d.i.pr. relativas a esos contratos.
La noción de propiedad intelectual es mutable y en constante estado de expansión. El concepto más amplio de propiedad intelectual es el ofrecido por el artículo 2.7 del tratado que instituye la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)4, de acuerdo con el cual «intellectual property' shall include the rights relating to: I literary, artistic and scientific works I performances ofperforming artisis, pho-Page 449nograms, and broadcasts I inventions in allfields of human endeavor I scientific discoveries I industrial designs I trademarks, service marks, and commercial ñames and designations I protection against unfair competition I and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artisticfields»5.
Los intereses de los titulares de derechos de IP son tutelados mediante tres técnicas principales: a través de derechos de exclusiva erga omnes (como son, por ejemplo, los derechos de patente, los relativos al diseño registrado, marcas registradas, la mayor parte de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos y los derechos relativos al know how industrial que, según la opinión mayoritaria, es objeto en Italia de un derecho exclusivo erga omnes)6; a través de derechos de crédito erga omnes (como está previsto, por ejemplo, en los arts. 56 y 57 de la Ley italiana de derechos de autor); o bien, asimismo, por la disciplina objetiva de la actividad empresarial (que prohibe, entre otras, algunas formas de competencia desleal sin atribuir, sin embargo, derechos de exclusiva erga omnes). Dentro de estas técnicas de protección de los intereses del titular de derechos IP se distinguen normalmente un derecho primario y un derecho secundario: el derecho primario viene dado por la disciplina del derecho de exclusiva, y el derecho secundario por las reglas relativas a su circulación7. El Derecho internacional privado sostiene que la ley aplicable a los aspectos de la propiedad intelectual «cubiertos» por el derecho primario sea determinada por el principio de territorialidad (esto es, por la lex loci protectionis), según el cual el nacimiento, el contenido y la extinción de los derechos de protección de la propiedad industrial son regulados por la ley del Estado «en el cual se intenta explotar económicamente el bien»8; de todas for-Page 450mas, esta opinión no es completamente pacífica, circunstancia a la que hay que unir la problemática aplicación del principio de territorialidad en el ciberespacio9. Teniendo en cuenta los objetivos de este estudio, conviene asumir como postulado la aplicación de la lex loci protectio-nis para regular los aspectos de derecho primario relativos a los derechos de IP; no es posible, por tanto, detenerse en el principio de territorialidad, por lo que nos centraremos, en cambio, en la ley reguladora de la circulación de los derechos de IR
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Este estudio se ocupará además del derecho secundario y no de aquel primario; de los contratos relativos a derechos de IP estructurados como derechos de exclusiva y no de la circulación de los derechos de IP estructurados como derechos de crédito o en relación con la competencia desleal10; de los contratos relativos a la transferencia de derechos de IP y no de aquellos que hacen referencia a la circulación de bienes muebles que plasman la invención patentada o reproducen la obra protegida. Y no se examinarán, finalmente, los contratos de trabajo en el ámbito de los cuales el trabajador llega a lograr invenciones o obras protegidas, a pesar de que en la concepción tradicional del derecho civil estos contratos sean también traslativos de derechos de IP por el trabajador al empresario y puedan, por tanto, entrar dentro de los acuerdos de transferencia de tecnología11.
Los contratos objeto de este trabajo son, por tanto, normal y típicamente contratos entre empresarios, no sometidos a la disciplina de la relación entre profesional y consumidor —disciplina que será aquí tenida en cuenta sólo cuando se analicen los contratos de licencia de software a los consumidores—.
¿Y qué sucede con los tipos de contratos? El derecho material vigente en Italia y el de otros muchos países extranjeros no prevé una disciplina general expresamente relativa a los contratos referentes a derechos de IP o, incluso, a los acuerdos aquí considerados de transferencia de tecnología. Las pocas reglas de derecho material relativas a los contratos ponen de relieve que el derecho italiano conoce algunos acuerdos típicos como los contratos de edición y de representación/ejecución 12; regula algunos aspectos específicos de otros acuerdos como,Page 452por ejemplo, sucede con el artículo 77 del Código de la propiedad industrial (en adelante cpi) relativo a los efectos del contrato que tiene por objeto una patente nula13; pero, por lo demás, deja enteramente a la autonomía privada la labor de forjar una serie infinita de contratos atí-picos que, en la práctica, constituyen las hipótesis más frecuentes14.
Los contratos atípicos de transferencia de tecnología presentan, por tanto, un objeto y contenido variadísimo. A los efectos de este trabajo puede ser interesante, sin embargo, recordar cuales son los esquemas contractuales utilizados más frecuentemente y a los cuales se limita este estudio.
Los contratos aquí considerados pueden ser, en primer lugar, simples o con causa simple, y en este caso pueden ser configurados según uno u otro arquetipo extraídos de la disciplina de los contratos típicos. Los contratos con causa simple más frecuentes son aquellos de cesión, licencia o mandato. La cesión supone una transferencia de la titularidad de los derechos de IP y se configura normalmente según el esquema de la venta. La licencia puede ser modelada en base al esquema de la venta o (según los casos) en base a aquel del arrendamiento; en el primer caso creará derechos «reales» divisibles erga omnes, mientras que en el segundo tendrá efectos obligatorios; en ambas hipótesis podrá ser una licencia exclusiva, o una licencia no exclusiva, o incluso una licencia no exclusiva con algunas obligaciones para el licenciante de no hacer competencia al licenciatario (las llamadas obligaciones de protección). El mandato aparece modelado según el esquema del contrato de obra intelectual autónomo o (cuando hace referencia al empresario) según el del arrendamiento y es utilizada, por ejemplo, en los encargos de investigación de empresas privadas a entes de investigación universitarios, o de empresas a sociedades de engineering o software house15.
Los contratos aquí considerados pueden ser también complejos o con causa mixta. Entre los acuerdos complejos que prevén una transferencia de tecnología están, entre otros, los de franquicia. Entre los contratos con causa mixta están, en cambio, aquellos relativos a la tecnología que viene conferida en sociedad y cuyo valor se imputa al capital social16. El contrato de franquicia es un contrato complejo que tiene
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tantas causas individuales como operaciones que las partes realizan (compraventa, suministro, cesión de derechos, licencia de marca y de patente, asistencia técnica, etc.)
17. Los acuerdos relativos a la tecnología que viene conferida en sociedad y cuyo valor se imputa al capital social tienen como causa la de «dotar a la sociedad del capital de riesgo inicial para el desarrollo de la actividad de empresa»18 y la de participar (en el capital) de la sociedad.
La atipicidad de los contratos y la práctica contractual provocan, por otra parte, que en la realidad se vean frecuentemente mezclados todo tipo de esquemas y cláusulas contractuales.
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La empresa ha tenido siempre, y más en el momento actual de globalización creciente de la economía la exigencia de someterse a una normativa uniforme en todo el mundo19. Esta exigencia puede ser satisfecha a través de niveles progresivamente más intensos. El nivel mínimo viene dado por reglas convencionales de Derecho internacional privado. En un nivel...
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