El ámbito de protección de las patentes biotecnológicas
| Autor | José Antonio Gómez Segade |
| Páginas | 725-752 |
(A propósito de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, núm. 6 de Madrid, de 27 de julio de 2007 [pendiente de apelación], en el caso «Soja transgénica Monsanto»)
José Antonio Gómez Segade. Prof. Dr. Iur. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Miembro del IDIUS. Correo electrónico: joseantonio.gomez.segade@usc.es.
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La biotecnología en el sentido moderno de técnica de manipulación genética se ha convertido en una realidad de nuestros días, por los extraordinarios avances producidos en la bioquímica, la biología molecular y la genética a partir de la segunda mitad del pasado siglo xx. El punto de partida puede fijarse en el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, realizada en 1953 por Francis Crack y James Watson. El empleo de la ingeniería genética del ADN recombinante ha posibilitado la realización de avances extraordinarios para la Humanidad, como la producción a gran escala de insulina para el tratamiento de la diabetes, la obtención de Interferon y otros fármacos para el tratamiento del cáncer, o la producción de vacunas para la prevención de enfermedades como la hepatitis B.
Los Estados Unidos adoptaron una actitud favorable a la patentabilidad de invenciones en el campo de la denominada «materia viva» desde principios de los años ochenta, sobre todo a partir de la famosa Sentencia del Tribunal Supremo en el caso «Chakrabarty». Para no quedar atrasada en la carrera tecnológica, y ante las dudas planteadas en diversos países miembros, la Unión Europea presentó una primera proposición de Directiva para armonizar la legislación de los Estados miembros en este campo. Tras una larga y polémica tramitación1, la propuesta de Directiva fue rechazada por el Parlamento Europeo el 1 de marzo de 1995.
Tras el fracaso en este primer intento, y como muestra de la urgente necesidad de abordar el problema, el 25 de enero de 1996 se presentó un nueva propuesta de Directiva, en la que se introducían modificaciones en ciertos puntos fundamentales. Finalmente, se produjo la aprobación de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (en adelante «Directiva IB»)2.
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Aunque con algo de retraso, menor en todo caso que el que se produjo en otros países, finalmente la Directiva IB fue incorporada al Derecho español mediante la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modificó la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes. Aunque en el Parlamento español algunos puntos fueron objeto de vivo debate, esencialmente la Ley gozó de apoyo mayoritario. Gran parte de los preceptos de la Directiva IB, contenidos en el proyecto de ley no fueron objeto de Enmiendas relevantes, salvo algunas de carácter formal. Por esta razón, en la Ley de patentes española se han incorporado de forma literal gran parte de los preceptos de la Directiva IB.
Son muchas las cuestiones que plantean las patentes sobre invenciones biotecnológicas. Algunas de ellas se abordan en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil, núm. 6 de Madrid, de 27 de julio de 2007, y por eso nos parece conveniente realizar algunas breves reflexiones sobre la misma.
La compañía norteamericana MONSANTO es titular de la patente europea 546.090 para semillas de soja transgénica resistentes al glifosato. Dado que en la solicitud de patente europea se habían designado varios países miembros del CPE, en todos ellos MONSANTO es titular de la correspondiente patente nacional. Así sucede también en España en donde, tras la presentación de la pertinente traducción al castellano ante la OEPM, la patente europea se convirtió en la patente española núm. 2.089.232.
La compañía española SE importó de Argentina un cargamento de 12.150 de toneladas de harina de soja para ser desembarcados en el puerto de Santander. Al amparo de la mencionada patente española, e invocando el Reglamento (CE) 1383/2003, de 22 de julio de 2003, MONSANTO solicitó la intervención de la aduana de Santander para que se suspendiera el levante de las 12.150 toneladas de harina de soja por infringir la patente española citada.
Una vez suspendido el levante y cumplidos los trámites que señala el Reglamento (CE) 1383/2003, MONSANTO presentó una demanda por violación de la patente española ES 2089232 invocando, entre otros, los artículos 4,50.1 y 50.4 de la Ley de patentes española.
Por Sentencia de 27 de julio de 2007, el Juzgado de lo Mercantil, núm. 6 de Madrid, desestimó la demanda y absolvió a la demandada SE de todos los pedimentos formulados en su contra.
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Para justificar la desestimación de la demanda, el juez se apoya en los siguientes Fundamentos de Derecho (en lo sucesivo FD), que transcribimos literalmente:
PRIMERO.—Se ejercita por la entidad demandante las acciones de cesación y de indemnización de daños y perjuicios, al entender que la demandada infringe su patente.
El derecho de patente se configura como derecho negativo o de prohibición, para impedir a los terceros el uso de la invención técnica amparada por la patente. Ello implica que la patente se configura como un derecho contenido básicamente negativo, de exclusión a terceros de la explotación comercial o industrial de la invención patentada, ya que la patente no otorga un derecho positivo al uso de su objeto. Por tanto, cuando se concede la titularidad de una patente a una persona, ésta ostenta el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la utilización de un producto objeto de la patente, o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados, así como la utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente, tal como se deduce de lo dispuesto en el artículo 5O de la LP.
En este sentido, el TSJCE en Sentencia de 31 de octubre de 1974, «Centrafarm-Sterling», señaló que en materia de patentes el objeto lo constituye el asegurar al titular el derecho exclusivo a utilizar la invención Ello supone que la características del derecho de patente es que constituye un derecho de exclusiva, auténtico monopolio legal que permite una especial posición en el mercado, pero ha de señalarse que pese a ello no pueden considerarse derechos ilimitados.
El ámbito de protección de la patente difiere según se trate de una patente de producto, de procedimiento o de uso. Así la patente de producto da derecho a su titular a impedir la explotación industrial bajo cualquier forma del objeto que constituye la patente, así como su introducción en el comercio. Por su parte, la patente de procedimiento su eficacia se limita a la explotación del procedimiento si bien también se extiende al producto directamente obtenido del procedimiento patentado. Por último, la patente de uso confiere el derecho de prohibir la utilización del objeto de la patente para el fin reivindicado por dicha patente.
Para la efectividad de ese derecho de exclusiva el legislador otorga al titular de la patente una serie de acciones consistentes en la cesa- Page 729 don de los actos que violen su derecho, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios principalmente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado; la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados; la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados cuando fuera indispensable para impedir la violación de la patente y por último la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente a costa del condenado.
SEGUNDO.—Señala la actora que en el año 1991 inventó las 5-Enolpiruvilsiquimato-3-fosfato sintasas tolerantes del glifosato, registrado como patente europea 546090, patente española ES 2089232. Que está utilizando esa invención para obtener cultivos de ciertas plantas mediante la mejora de su código genético para hacerlos resistentes a los herbicidas (en especial al glifosato).
Está explotando su patente a través de la comercialización de semillas de soja con el nombre «roundup ready soybeans». Es una variedad de grano de soja genéticamente manipulada que se ha hecho tolerante al glifosato, de manera que las plantaciones de soja cultivadas con estas semillas no son dañadas por herbicidas.
La entidad demandada SE, importa harina de soja procedente de Argentina que contiene la secuencia de ADN patentada por la actora, sin tener autorización de la actora.
De la demanda presentada (página 21) se deduce que la actora considera que la conducta de la demandada se incluye en e supuesto previsto en el artículo 50.1 .a) de la LP en relación con el artículo 50.4 de la misma ley.
El art. 50.1 .a) LP determina que: «la patente confiere a su titular el derecho a...
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