La acción reivindicatoria del derecho de marca

Autor:Luis Martínez Vázquez de Castro
Páginas:209-227
RESUMEN

Estudio de los requisitos de la acción reivindicatoria de marca y sus diferencias con la acción reivindicatoria de bienes. Se puede decir que la acción reivindicatoria de marca responde a una idea de justicia material. Esto es: si bien es cierto que el sistema instaurado por la Ley de Marcas de 2001 es registral, beneficiando a quien inscribe con anterioridad una marca o nombre comercial en la... (ver resumen completo)

 
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1. Adquisición del derecho de marca

La primera cuestión que debe tratarse cuando se aborda la acción reivindicatoria es, necesariamente, el nacimiento del derecho sobre la marca, esto es, analizar el punto en que se genera y crea el derecho sobre el signo distintivo.

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Para ello, se nos dice2, se hace necesario el análisis previo de algunos principios básicos sobre el derecho de marcas.

En primer lugar aparece el denominado principio de prioridad en el uso, aquel según el cual el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el tráfico jurídico-económico; así el derecho de marca pertenece a quien la usa por primera vez para designar sus productos o servicios.

Es el modo adquisitivo que prevaleció en las etapas iniciales del sistema de marcas, e implica que la inscripción registral de la marca tiene un valor declarativo y no constitutivo, lo que motiva que en caso de conflicto entre el usuario anterior de la marca y el titular posterior de la misma se deba resolver a favor del primero.

Posteriormente este sistema evolucionó hacia la notoriedad del signo derivado del uso en el mercado, en el que no bastaba con la utilización de la marca sino que ese empleo fuese realizado de forma que tuviese constancia por terceros, que a los efectos del mercado existiese el conocimiento de la existencia del signo y a quién pertenecía, por la utilización en el tráfico, éste.

La diferencia entre una y otra situación estriba en que frente al simple prioridad en el uso del principio, la notoriedad implica una difusión y reconocimiento de la marca por los consumidores.

Frente a lo anterior, aparece el de la inscripción registral, principio que se ha ido imponiendo de manera gradual. Según este sistema, el nacimiento del derecho sobre la marca tendrá lugar mediante su inscripción en el Registro; a través de ella el titular adquiere un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, que impedirá su uso por terceros no autorizados.

De aquí que el nacimiento sobre la marca se produce mediante la inscripción en el registro con independencia de su uso y de si éste es o no notorio, revelándose como constitutiva, ya que además de atestiguar el nacimiento de aquella, la inscripción genera el derecho de exclusiva sobre la marca.

¿Cuál ha sido la evolución del ordenamiento español, partiendo para ello del Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929? Se nos dice3 que el art. 14 de dicho Estatuto establecía un sistema mixto, en el que se conjugaba el principio de inscripción registral con el de la prioridad en el uso. En efecto, el derecho exclusivo sobre la marca se confería en virtud de la inscripción del signo en el registro que debía consolidarse mediante su utilización ininterrumpida en los tres años posteriores, pese a lo cual, el usuario no titular de la misma no quedaba desamparado, sino que se le atribuía un derecho de alcance limitado por cuanto se le permitía impugnar la marca confundible con aquella que se venía utilizando mediante el correspondiente proceso declarativo, que debía entablarse antes de tres años, plazo en el que se consolidaba la marca registrada, siempre que ésta fuese usada por el titular inscrito.

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Frente a este sistema, la Ley de Marcas de 1988, en su art. 3.1 y 2, si bien consolidaba la adquisición del derecho de marcas mediante la inscripción en el registro, instauraba el principio diferente de la notoriedad de la marca; con ello, el usuario de una marca registrada, a la hora de impugnarla no sólo debía acreditar su utilización anterior a la inscripción sino que debía acreditar, además, la notoriedad de la marca como consecuencia del uso de la misma. Y ello sin que se hubiera requerido la utilización posterior del titular.

Finalmente, la vigente Ley de Marcas de 2001 regula en su artículo 2.1 el nacimiento del derecho sobre la marca, al especificar que "el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley". Considerada de forma aislada dicha norma4 parecería dar a entender que la vigente normativa se decantaría por un sistema de adquisición registral puro, pero analizándola de forma conjunta y coordinada con otras normas la conclusión cambia de forma radical. Dice Huerta5: "En efecto, según el art. 6.2 de la Ley de 2001, al enumerar las marcas anteriores que impiden el registro de una marca posterior o confundible, se está equiparando la marca notoriamente conocida a la marca registrada, lo que conduce a que el titular de aquella pueda oponerse al registro de una marca posterior idéntica o confundible".

Por otro lado, el art. 34 de la misma Ley, en su apartado quinto, equipara al titular de la marca notoriamente conocida en España al titular de la marca registrada, concediéndole un ius prohibendi equivalente al que se confiere al titular de marca registrada.

Igualmente, al regularse la nulidad relativa de la marca, el art. 52.1, al remitirse al art. 6, reconoce el mismo valor a la marca anterior notoriamente conocida por su uso a la posterior registrada y que es igual o confundible con la primera. A diferencia de lo dispuesto en la norma de 1988 (que disponía que, salvo en el caso de solicitud presentada de mala fe, la acción de nulidad de la marca confundible posteriormente registrada prescribía en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de la concesión del registro de la marca, transcurrido el cual la marca posteriormente registrada se consolidaba y su titular podía prohibir cualquier uso de la marca, aún incluso la anterior notoriamente conocida) la normativa actual, a través de lo dispuesto en el art. 52.2, permite la coexistencia de la marca registrada y la anterior usada de forma notoria a pesar de haber transcurrido el plazo de los cinco años, por la denominada prescripción por tolerancia6.

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Como conclusión, afirma Huerta7: "Se puede afirmar que la Ley de 2001 consagra un sistema mixto en el que coexisten el principio de inscripción registral y el principio de notoriedad del signo"8. Incluso, si se quiere, se puede decir, que la adquisición originaria del derecho de marca se produce en virtud de su válido registro. Como excepción al principio de adquisición por el registro y al margen de la marca notoria, la Ley de Marcas otorga al perjudicado la acción reivindicatoría, en la que entramos seguidamente.

2. Acción reivindicatoría

Procede ya definir la acción reivindicatoría, que viene recogida en los apartados 2 y 3 del art. 2 de la Ley de Marcas de 2001 (al igual que sucedía con el art. 3.3 de la Ley de Marcas de 1988), posibilitando al usuario extra registral del signo perjudicado por la conducta dolosa o desleal del titular o solicitante de una marca o que contravenga una obligación contractual o legal, se subrogue en la posición jurídica que detenta el solicitante o titular de la marca indebidamente solicitada o concedida con el objeto de ostentar la titularidad sobre los derechos de exclusiva del distintivo registrado; y ello sin perjuicio de los derechos de los licenciatarios y demás terceros afectados por el cambio de titularidad9.

Con otros términos: esta acción permite al usuario no registral de un signo marcario reivindicar su marca si comprueba que otro ha conseguido su registro en fraude de su derecho. La reivindicación de la marca que haya sido registrada en fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual supone, por tanto, una de las excepciones al principio general que impera en nuestro ordenamiento jurídico de que el Registro de la misma es el único medio para adquirir originariamente el derecho sobre la marca. Se trata, pues, de una vía, para que el usuario no registral de una marca (o de un nombre comercial) encuentre protección legal ante el que la ha conseguido registrar defraudando un

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derecho ajeno, ya que el tercero se ha visto privado de sus derechos por aquel que ha obtenido el registro10.

El art. 2.2 de la Ley de Marcas dice también que "presentada la demanda reivindicatoría, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca". Esta notificación no es baladí, porque, como señaló la SAP Madrid (Sección 28), 14.01.2008, al no haber llevado a cabo el demandante la comunicación de la demanda a la Oficina Española de Patentes y Marcas, la cual permite la efectividad de la previsión contenida en el art. 56.1 de la Ley de Marcas de 2001, podría suceder que se estuviese resolviendo sobre el mejor derecho del actor sobre una marca que hubiese caducado.

Por otro lado, si lo que se pide es la reivindicación de la solicitud de una marca, la acción deberá plantearse antes de la fecha de concesión del registro de la marca, mientras que si lo que se reclama es la titularidad de la marca registrada, la acción deberá entablarse antes del transcurso de cinco años, computables desde la publicación del registro de la marca o bien desde el momento en que la marca registrada hubiese comenzado a ser utilizada conforme a las previsiones del art. 39 de la Ley de 2001.

Finalmente, se subraya11 que hay que destacar como hecho importante que en la acción reivindicatoría no aparece como presupuesto esencial y determinante el que la marca usada tenga el carácter de notoria. Es claro que para ejercitarla no habría inconveniente en que lo fuese, pero por el...

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