4. La infracción de la patente en derecho español

AutorMiguel Vidal-Quadras Trias de Bes
Cargo del AutorDoctor en Derecho. Abogado

La evolución de la aplicación de la normativa de patentes en relación con los actos de violación en la jurisprudencia española ha experimenta

do escasos cambios en los últimos quince años, de forma que se puede afirmar que los tribunales españoles continúan aplicando los mismos criterios que resultaban de la anterior legislación del Estatuto de la Propiedad Industrial. En este sentido, y como podremos comprobar, los tribunales españoles no han experimentado todavía la evolución que ha llevado a países como Alemania o Gran Bretaña a revisar sus doctrinas interpretativas del alcance del derecho de patente, afectando de esta manera a la concepción de la violación del derecho.

4.1. Evolución histórica

Aunque la jurisprudencia española no se hubiera pronunciado hasta los años 60 del pasado siglo acerca de la posible aplicación de los equivalentes y que este concepto no aparezca citado por el Tribunal Supremo más que en una sentencia de 1968, algún autor ya se había declarado a favor de la aplicabilidad de este principio al derecho español de patentes, siempre que las circunstancias del caso así lo permitieran521.

En una sentencia dictada en 1910522, en relación con el delito de usurpación contenido en la Ley de Propiedad Industrial de 1878, el Tribunal Supremo, se pronunciaba en los siguientes términos:?declarándose probado por la sentencia recurrida el hecho de que R.R.S., constructor de máquinas para fábricas de gaseosas y cervezas, construyó y vendió a distintas personas aparatos para llenar botellas de gaseosas que reunían las condiciones de las consignadas en la patente concedida a D. D.V. con una diferencia puramente accidental, y de cuya patente tenía conocimiento el Sr. R., es notorio que éste atentaba a los derechos nacidos de esa concesión y cometía el delito de usurpación de la misma, sin que sea óbice al efecto el que no copiara exactamente el artefacto patentado si utilizaba su procedimiento; y sin que pueda justificarle tampoco lo que dice, que ese procedimiento era ya conocido y utilizado en el extranjero, porque esa alegación aporta hechos distintos de los que se han declarado probados, cuya integridad hay que respetar a los efectos de casación?523.

La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha de 10 de junio de 1968524, formula una consideración sobre la doctrina de los equivalentes en sede de concesión de patentes. A pesar de establecer una doctrina de los equivalentes a efectos de patentabilidad y no de infracción, la doctrina del Tribunal Supremo es relevante por cuanto esta ha sido la única ocasión en que el alto tribunal español se ha pronunciado sobre el significado que se debe dar al alcance de la protección que confiere la patente en el marco de los equivalentes técnicos ?en el caso concreto a efectos de determinar su patentabilidad y por lo tanto en sentido negativo, con la finalidad de determinar si la invención en concreto se hallaba comprendida en el estado de la técnica. A este respecto, en la aludida sentencia se afirmaba lo siguiente: ?Tampoco puede evitarse el juego del principio de los equivalentes, a cuya luz en la protección de cualquier invención registral se entenderán comprendidas todas las variantes de forma, materia, tamaño, disposición de elementos e incluso toda sustitución de esos elementos por otros, cuando con ello no se altere el principio fundamental de la invención descrita, reivindicada y amparada por la patente o el modelo de utilidad preexistente en el Registro?525.

La anterior sentencia del Tribunal Supremo de 1968 pretende delimitar el alcance de los equivalentes a las variantes o sustitución de elementos de una determinada invención (cita entre ellos la forma, la materia, el tamaño o la disposición), siempre que a través de dicha operación no se produzca una alteración del principio fundamental de la invención preexistente. Es decir, la invención, para ser considerada como tal, no bastará que introduzca variantes o sustituya determinados elementos en lo que ya era conocido en el estado de la técnica. Además resulta necesario que se produzca una alteración del principio fundamental de una invención ya preexistente. Esta exigencia tiene su explicación en el anterior contexto legal en el cual los requisitos legales de patentabilidad se hallaban condicionados a la existencia de un avance, un progreso técnico, respecto de lo ya conocido526. En el marco legislativo actual resulta evidente que el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad debe entenderse referido a la novedad, actividad inventiva y a la aplicabilidad industrial.

En virtud de lo anteriormente señalado, el Tribunal Supremo español ha venido elaborando una doctrina propia en relación con la infracción de la patente. Podemos denominar a esta construcción jurisprudencial como doctrina de la esencialidad, por cuanto la protección de la patente tiene su centro de gravedad en los elementos esenciales de la invención527. Así, la reproducción de los elementos accesorios, accidentales o secundarios no es necesaria para determinar la infracción de una patente; es suficiente con que los esenciales se encuentren en el objeto infractor para considerar la existencia de violación del derecho de patente528. De esta manera, la modificación, sustitución o eliminación de estos elementos secundarios no constituirán hechos relevantes en la determinación de la existencia o no de infracción.

Por otra parte, la mera coincidencia en la finalidad de la invención no era suficiente para considerar la existencia de infracción, sino que resultaba necesario considerar los elementos de su realización529. Podemos considerar que, si bien los elementos esenciales constituían un elemento de flexibilidad que permitía al juzgador interpretar el alcance de la patente a partir de la relativización de la importancia de determinados elementos según su carácter esencial o accesorio, la apreciación conforme a la cual no bastaba con una coincidencia en cuanto a la finalidad de la invención, representaba un límite jurisprudencial a la libertad interpretativa del juez.

En sede de infracción, y aunque no exista una doctrina jurisprudencial establecida, la doctrina española se ha hecho eco de la situación existente en otros países y ha entendido que dicha teoría era extrapolable al contexto español530. En un intento de asimilar la doctrina jurisprudencial de la infracción elaborada en España a partir del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial a la doctrina de los equivalentes desarrollada en los principales países de nuestro entorno, algunos industrialistas españoles han definido la doctrina de los equivalentes como la protección que se otorga a las variantes de los elementos secundarios de la patente531. Así, en virtud de esta construcción jurisprudencial, las reivindicaciones estarían formadas por elementos esenciales y elementos accesorios. Los primeros serían protegibles sin que cupiera alteración alguna en su reproducción, mientras que los segundos podrían ser sustituidos por elementos equivalentes.

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, haciéndose eco de esta particular interpretación, ha desarrollado en los últimos años una interpretación propia sobre el significado de la teoría de los equivalentes y sobre su aplicación en España. En dos de sus sentencias dictadas en los años 1999 y 2000, referidas al mismo producto aunque con diferentes compañías demandadas, el Tribunal de apelación consideró el alcance de la citada doctrina en sede de infracción de patentes. En su primera sentencia, de 20 de octubre de 1999, se pronunciaba en los siguientes términos532: ?La llamada teoría de los equivalentes contribuye a delimitar el ámbito de protección de las patentes, para extenderlo a la realización del mismo concepto inventivo que se sirve de modificaciones accidentales respecto a las utilizadas en la invención original.

Ello no significa desconocer el tenor de los artículos 26 y 60.1 de la Ley de Patentes, que vinculan la extensión de la protección al contenido de las reivindicaciones, sino interpretar éstas en un sentido realista, no literal y estricto, como el propio artículo permite. Es decir, aceptar un concepto de identidad lógico más que ontológico.

Lo que cabe, incluso, tratándose de invenciones de procedimiento químico, es decir, de la sucesión de operaciones de esa naturaleza efectuadas sobre una materia prima para obtener un producto, siempre que, como se ha dicho, las características esenciales del procedimiento sean las reproducidas y las complementarias o secundarias las sustituidas?.

En este pronunciamiento podemos observar el efecto de la anterior construcción de los equivalentes, asentada sobre la diferencia entre elementos esenciales y accesorios, sobre el tribunal de apelación. La Audiencia Provincial realiza dos afirmaciones de interés en la comprensión de la doctrina de la equivalencia en sede de infracción. Por una parte, entiende que ésta se extiende ?a la realización del mismo concepto inventivo? ?diferente según la protección recaiga sobre un producto o sobre un procedimiento? y por otra apunta a la utilización ?de modificaciones accidentales respecto a las utilizadas en la invención original?. La apreciación de la equivalencia se hace depender por tanto, con independencia de otros criterios, en que ?las características esenciales sean las reproducidas y las complementarias o secundarias las sustituidas?. En virtud de este criterio se desplaza el elemento fundamental de la infracción por equivalencia al establecimiento de qué elementos sean esenciales y cuáles secundarios.

En su posterior sentencia, de 18 de septiembre de 2000, la Audiencia Provincial de Barcelona abundaba en los mismos argumentos invocando la anteriormente citada sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1968 y extrapolando su contenido al alcance de la protección del derecho en sede de infracción de patentes. En relación con este aspecto, el tribunal de apelación de Barcelona afirma lo...

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