El alcance territorial del agotamiento del derecho de marca en la reciente jurisprudencia del TJCE
| Autor | Ángel García Vidal |
| Cargo del Autor | Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela |
(Comentario a las sentencias de 16 de julio de 1998 «Silhouette», y de 1 de julio de 1999, «Sebago»)
En los dos últimos años, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo se ha pronunciado en dos ocasiones sobre el alcance geográfico del principio del agotamiento del derecho de marca reconocido en el artículo 7 de la Primera Directiva comunitaria de marcas (en adelante DM). Nos referimos, en concreto, a la sentencia de 16 de julio de 1998 (asunto C-355/96, «Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH) y a la sentencia de 1 de julio de 1999 (asunto C-173/98, «Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils, S. A., y G-B Unic, S. A.»). Los antecedentes y el texto de estas sentencias pueden consultarse en la sección de jurisprudencia europea de los tomos XIX y XX de ADI.
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EL RECHAZO DEL AGOTAMIENTO INTERNACIONAL
Bajo la rúbrica de «Agotamiento del derecho conferido por la marca», el artículo 7.1 de la DM establece que «el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento».
Esta disposición constituye la plasmación normativa de la doctrina sentada por el TJCE en diversas sentencias anteriores a la aprobación de la DM(1), según la cual, la libre circulación de mercancías en el ámbito del mercado comunitario implica que el productor o comerciante titular de una marca, que haya puesto sus productos en circulación en uno de los Estados miembros, pierde el derecho a controlar sus sucesivos movimientos. En otras palabras, no podrá intervenir en la elección de los territorios en los que se van a vender, ni de los sujetos a los que se van a transmitir. Resulta, así, que no podrá prohibir las llamadas importaciones paralelas, esto es, las importaciones llevadas a cabo por terceros, desde un Estado miembro, de los productos comercializados allí por el titular de la marca.
El artículo 7.1 DM fue modificado por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992(2), de forma que, a efectos de dicho Acuerdo, se sustituyó la expresión «en la Comunidad» por las palabras «en una Parte Contratante»(3).
Del tenor literal del artículo 7.1 DM se desprende claramente que el derecho de marca se agota con la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo (en adelante EEE). No obstante, quedaba por determinar si se trataba de una regla de máximos que impedía la adopción por los Estados miembros del agotamiento internacional, o si, por contra, era una regla de mínimos, una simple aclaración del alcance comunitario del agotamiento que no excluía que los Estados miembros estableciesen el agotamiento internacional. Pues bien, esta cuestión ha sido objeto de atención en las sentencias del TJCE recaIdas en los casos «Silhouette» y «Sebago», que constituyen el objeto del presente comentario.
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Diversidad de opiniones en los ordenamientos nacionales antes de las sentencias «sllhouette» y «sebago»
Con anterioridad a estas sentencias, los Estados miembros daban distintas soluciones a este problema. En Alemania, durante la vigencia de la Warenzeichengesetz (WZG) se había afirmado mayoritariamente el agotamiento internacional de la marca. Partiendo de que se protegía únicamente la función distintiva de la marca, se consideraba que cuando el titular del signo distintivo introducía los productos en el extranjero y, posteriormente, éstos eran objeto de una importación paralela, no se lesionaba esa función indicadora del origen, pues la marca se refería a los productos originales (4). Esta concepción cambió tras la aprobación de la Markengesetz de 25 de octubre de 1994, que transpuso la Directiva. En efecto, la Exposición de Motivos de esta Ley señala expresamente que según el § 24 de la MarkenG el derecho de marca sólo se agotará cuando el producto distinguido con el signo se introduzca en el mercado comunitario o del Espacio Económico Europeo. Y así lo ha ratificado la jurisprudencia(5) y buena parte de la doctrina(6). Sin embargo, para otro sector doctrinal muy autorizado (7), el § 24 MarkenG y el artículo 7 DM no impondrían el abandono del agotamiento internacional del derecho de marca. Esas normas deberían ser interpretadas como el establecimiento del alcance mínimo del agotamiento. El artículo 7 DM dejaría libertad a los Estados miembros para prever el agotamiento internacional. Y en el caso del § 24 MarkenG, nada impediría que los Tribunales se adhiriesen a esa doctrina.
En Italia, por su parte, antes de la aprobación del Decreto Legislativo 480/1992, que transpuso la DM, la jurisprudencia mayoritaria excluía el agotamiento del derecho de marca cuando la comercialización se producía más allá de las fronteras italianas. Ello era consecuencia de una rígida interpretación del principio de territorialidad del derecho de marca, según el cual la actividad desarrollada por el titular de la marca fuera del territorio nacional carecía de toda relevancia(8). Con la reforma de la leggi marchi se introduce el artículo 1 bis, cuyo segundo párrafo señala expresamente que el derecho sobre la marca registrada no permite a su titular prohibir el uso de la marca para productos introducidos en el comercio en la Comunidad Económica Europea con dicha marca por el titular o con su consentimiento. Interpretando esta disposición la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias han entendido que el agotamiento del derecho de marca sólo tiene alcance comunitario (9). A su entender, el texto de la Ley italiana es claro, y no cabe una extensión analógica a los casos en los que la comercialización tiene lugar fuera de la Unión Europea, pues el artículo 1 bis es una norma excepcional, que limita la extensión del derecho de marca. Ahora bien, algunos autores (10) han afirmado que no cabe excluir una interpretación de la citada norma que lleve a admitir el agotamiento internacional del derecho de marca, pues no se perjudicaría la función distintiva de la marca. Consideran además que no cabía alegar el argumento de la territorialidad, pues los hechos acaecidos en el extranjero pueden tener relevancia a efectos de determinar el ámbito de tutela de la marca.
En el Derecho del Benelux anterior a la adaptación a la DM el agotamiento del derecho de marca se consagraba en el artículo 13 A, 3, de la Ley Uniforme de Marcas de 1962, que establecía el agotamiento sin limitar su alcance geográfico. Tras la modificación de la LUB por el Protocolo Benelux de 2 de diciembre de 1992, el artículo 13 A, apartado 8, tiene una redacción análoga a la del artículo 7.1 DM. Ante esta nueva redacción, la doctrina defiende que no se puede seguir previendo el agotamiento internacional, considerando que la DM sienta una regla de máximos(11).
En Austria, antes de la entrada en vigor de la reforma de 1992 de la Markenschutzgesetz para adaptarla a la DM, los órganos jurisdiccionales aplicaban el principio del agotamiento internacional del derecho conferido por la marca (12). Tras la reforma, el artículo 10.a) de la Ley austríaca recoge el tenor de la Directiva. Pero en la Exposición de Motivos de la reforma se indica que corresponderá a la práctica jurIdica la misión de resolver la cuestión de la validez del agotamiento internacional. En la doctrina, antes de la sentencia «Silhouette», se adoptaban diferentes posiciones. Para algunos (13) el agotamiento tenía alcance internacional, para otros (14), en contra, no procedía esa interpretación.
Por lo que se refiere a Gran Bretaña, con anterioridad a la transposición de la DM por la Trade Marks Act de 1994, la jurisprudencia había desarrollado la teoría del agotamiento internacional del derecho de marca (15). Y así se interpretaba la sección 4.3.a) de la Trade Marks Act de 1938 (16). Con la introducción del artículo 12 de la TMA de 1994, alguna resolución ya ha señalado que no cabe seguir manteniendo el agotamiento internacional(17). Sin embargo, existen algunas posiciones que tienden a compaginar la jurisprudencia tradicional con el texto de la nueva Ley de Marcas y de la DM, como veremos posteriormente con ocasión del consentimiento del titular de la marca a las importaciones paralelas.
En España, por su parte, antes de la aprobación de la Ley de Marcas de 1988, no se regulaba expresamente la figura del agotamiento. Sin embargo, era una institución conocida y aplicada jurisprudencialmente. Es especialmente interesante en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de mayo de 1985 (18). Se trata de la única sentencia de la Sala primera del TS que afirma la doctrina del agotamiento 19. En ella se reconoce que la finalidad del derecho de marca es la de distinguir en el mercado el producto fabricado por el titular de los productos similares. Por eso, el titular de la marca no podrá prohibir a los terceros la importación, publicidad y comercialización de los productos distinguidos con una marca auténtica, adquiridos por cauces distintos a los abiertos por el titular.
El agotamiento del derecho de marca ha sido reconocido expresamente en el artículo 32 de la LM, siguiendo así los dictados de la DM. En virtud del primer párrafo de este artículo: «El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso.»
Dejando a un lado otra serie de cuestiones, nos interesa destacar ahora el desajuste existente con el artículo 7 DM por lo que se refiere al mercado geográfico relevante para el agotamiento. En efecto, en la Ley española se recoge únicamente la figura del agotamiento nacional, lo cual es contrario al artículo 7.1 DM y a la jurisprudencia del TJCE. Ello explica que la doctrina 20 y la jurisprudencia hayan entendido que la norma interna resulta desplazada por la comunitaria.
Es claro, pues, que el derecho de marca se agota con la primera comercialización del producto en el EEE, cuando ha sido...
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