El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria

AutorAlberto Casado Cervino
Cargo del AutorDoctor en Derecho Letrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas
  1. INTRODUCCIÓN

    La marca confiere a su titular un derecho exclusivo (1). A fin de que el titular pueda disfrutar pacíficamente de su derecho, el mismo se desglosa en una serie de facultades positivas y negativas. En el ejercicio de sus facultades negativas, el titular puede, entre otras actividades, impedir el uso de la marca por terceros no autorizados, solicitar la nulidad de otras marcas ante los tribunales y oponerse a que otras marcas posteriores puedan acceder al registro cuando existe un riesgo de confusión con su propia marca. Pues bien, esta faceta negativa, calificada asimismo de ius prohibendi o ius excludendi omnes alios, integra las facultades más relevantes de que goza el titular de la marca ya que le garantiza el pleno ejercicio de su derecho exclusivo(2). Es el mecanismo del que disfruta el titular de una marca para impedir que terceros no autorizados intenten aprovecharse de su prestigio usando o registrando como marca signos confundibles con la marca previamente inscrita.

    La protección contra el riesgo de confusión constituye el objeto esencial del derecho de marca(3). Cuanto mayor sea la protección que un sistema legal prevea contra los signos confundibles, mayor será el alcance del derecho exclusivo que otorgue la marca. Como ha señalado el Profesor Fernández-Nóvoa (4), la existencia de un riesgo de confusión con otra u otras marcas es «el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo de marca». Y en este mismo sentido, en el décimo considerando de la Directiva de Marcas (DM)(5), el legislador comunitario determinó con exactitud que el riesgo de confusión «constituye la condición específica» de la protección proporcionada por la marca.

  2. RIESGO DE CONFUSIÓN

    1. La regulación en la DM y en el RMC

      En la normativa comunitaria, la figura del riesgo de confusión ya se recoge en la Propuesta de Directiva de la Comisión de 1980. En un primer momento, la Comisión, probablemente influenciada por la jurisprudencia del TJCE en los casos «HAG I» (6) y «Terrapin c. Terranova» (7), parecía seguir una concepción restrictiva del riesgo de confusión. Y, en esta línea, afirmaba que no basta con que se produjera un hipotético riesgo de confusión sino que debía existir un «riesgo serio de confusión en la mente del público» (8). Así, la Comisión resaltaba los peligros que podría conllevar para la libre circulación de mercancías un concepto lato de riesgo de confusión, tal como ya se había consagrado en parte de los Estados miembros. Por este motivo, en dicha Propuesta sólo se admitían obstáculos a la libre circulación derivados del ejercicio del derecho exclusivo de marca por parte del titular cuando se demostrase que existía un riesgo serio de confusión entre su marca y el signo posterior.

      Esta tesis restrictiva desaparece, no obstante, de la versión definitiva de la Directiva comunitaria(9). Este cambio se produce, entre otros motivos, debido a la evolución de la jurisprudencia comunitaria, que a partir del asunto «HAG II» (10) pone el acento en la tutela del derecho exclusivo de marca como objeto de este sector del ordenamiento jurídico; y, por otro lado, a la posición de los Estados miembros que se manifestaron partidarios de un sistema de protección adecuado para tutelar los intereses en juego. Así no sólo se elimina la consideración de que el riesgo de confusión sea serio, sino que se introduce un nuevo inciso, el riesgo de asociación, que implica una extensión del ius prohibendi del titular (11). De esta suerte, actualmente en la normativa comunitaria se persiguen aquellos actos en los que «exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior [...]» (12)

      El artículo 4 de la Directiva, que recoge las causas de denegación o de nulidad de una marca por conflictos con derechos anteriores, en su primer apartado dice que: «El registro de una marca será denegado o, si está registrada podrá declararse su nulidad: [...] b) cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior [...]» y el artículo 5.1 b) de la Directiva, por su parte, indica que una de las facultades de las que dispone el titular de una marca, la posibilidad de «prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: [...] b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca». Por su parte, el Reglamento sobre la marca comunitaria (13) (RMC), en el artículo 8.1.b) dentro de los motivos de denegación relativos y en el artículo 9.1.b) en el ámbito de los derechos conferidos por la marca comunitaria, prevé asimismo la figura de riesgo de confusión. Y como no podía ser de otra manera utiliza los mismos términos que la Directiva.

      De la lectura de los artículos citados puede concluirse que las normas prevén la posibilidad de que surja cualquiera de las siguientes situaciones; a saber: identidad del signo con la marca anterior e identidad de los productos o servicios, identidad del signo con la marca anterior y semejanza de los productos o servicios, semejanza entre el signo y la marca anterior e identidad de los productos o servicios, semejanza entre el signo y la marca anterior y semejanza entre los productos o servicios. De los supuestos posibles, parece evidente que el primero de ellos, esto es, la identidad tanto de los signos confrontados como de los productos o servicios individualizados por las marcas no debería plantear ninguna duda al juez. Su convivencia en el mercado supondría una fuente potencial y real de conflicto para todas las partes implicadas (14). En las tres hipótesis restantes deberán, por el contraio, establecerse los criterios a seguir para apreciar la semejanza de los signos y de los productos o servicios. Y como ha resaltado Fernández-Nóvoa (15) «la determinación de si existe o no riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, constituye una tarea jurídica sumamente compleja y sutil». La comparación habrá de efectuarse teniendo en cuenta la identidad o similitud entre los productos y servicios y realizando una valoración global de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre las marcas examinadas (16).

      Es de resaltar que, conforme al Derecho comunitario, la facultad de prohibición del titular se amplía, pudiendo impedir la utilización de un signo posterior cuando se produzca un riesgo de confusión con su marca, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior (17). Riesgo de asociación que, como señaló el Abogado General Jacobs en las conclusiones del caso «Sabel c. Puma», es una variante del riesgo de confusión (18). En efecto, el Abogado General, después de considerar el tenor literal, el objetivo y el contexto de la Directiva llegó a la conclusión de que «[...] aunque el riesgo de asociación con una marca anterior es un factor que debe tenerse en cuenta, no es posible oponerse al registro de una marca si no se acredita que existe un riesgo real y debidamente probado de que induzca a confusión sobre el origen de los productos o servicios de que se trate» (19). Es decir, sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación(20).

      Ahora bien, este concepto no ha sido siempre interpretado en este sentido. Antes al contrario, en algunos Estados miembros se propugnaba la consideración del «riesgo de asociación» en un sentido más extenso(21). Esta concepción, propia de los países del Benelux, protege al titular de la marca registrada contra el uso de otro signos, aun cuando no exista el riesgo de que el público de los consumidores pueda verse inducido a error sobre el origen de los productos. En palabras del Abogado General Jacobs «[...] según el "concepto de asociación" recogido en la Ley Benelux, el titular de una marca registrada tiene derecho a oponerse al uso de signos que puedan "evocar" su marca, aun cuando no exista el riesgo de que el consumidor piense que el producto que lleva el signo competidor está relacionado de alguna manera con el titular de la marca registrada» (22). El Abogado General indicó acertadamente que el riesgo de asociación no relativa al origen, tal como se interpreta en los Estados Benelux, amplía enormemente el ámbito de los derechos derivados de la marca registrada, lo que conllevaría una restricción de la libre competencia y barreras al comercio entre los Estados miembros(23). Como tendremos ocasión de examinar en el punto siguiente, el Tribunal de Justicia también se ha pronunciado en esta misma dirección.

    2. Posición y análisis de la jurisprudencia del TJCE

      Ya hemos señalado que determinar el riesgo de confusión entre dos marcas es una labor jurídica compleja, en la que debe llevarse a cabo una valoración de múltiples factores. Como se establece en el décimo considerando de la Directiva de Marcas, la «[...] apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores [...], en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado (léase «registrado»), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección [...]».

      Con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva, el Tribunal comunitario en la Sentencia «Terrapin c. Terranova» (24) dejó abierta la puerta a la posibilidad de acudir al TJCE para que se pronunciara sobre la cuestión del riesgo de confusión, en relación, al menos, con las consecuencias que ello tiene para el Derecho comunitario (25). En sentencias posteriores, el TJCE decidió no imponer un criterio de interpretación del riesgo de confusión, ya que...

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