El riesgo de asociación

AutorCarlos Fernández-Nóvoa
  1. PRELIMINAR

    [A]

    El riesgo de asociación es una figura que ha irrumpido en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva Comunitaria 89/104. La inclusión de esta figura en los artículos 4.1.b) y 5.1.b) de la Directiva de 1988 representó una importante ruptura con la línea seguida en los trabajos preparatorios. En efecto, la Propuesta de Directiva publicada en 1980 por la Comisión de las Comunidades Europeas se apoyaba ostensiblemente en una concepción restrictiva de la figura del riesgo de confusión. Así se desprendía del artículo 3 de la mencionada Propuesta, el cual establecía como presupuesto del ius prohibendi conferido al titular de la marca la existencia de «un riesgo serio de confusión en la mente del público»(1). Al glosar el artículo 3 de la Propuesta de 1980, la Comisión hacía singular hincapié en los peligros que para la libre circulación de las mercancías entre los Estados miembros entrañaban los principios elaborados en estos Estados con respecto al riesgo de confusión(2). La Propuesta de Directiva afirmaba a este propósito que los obstáculos a la libre circulación de las mercancías derivados del ejercicio del derecho de marca tan sólo son admisibles cuando el titular de la correspondiente marca demuestra que existe un riesgo serio de confusión entre su marca y el signo presuntamente infractor(3).

    Mas he aquí que al ultimarse en 1988 el texto definitivo de la Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se produjo un profundo giro en la concepción de los presupuestos de la exclusiva atribuida al titular de la marca registrada. En efecto, en el texto de la Directiva 89/104 se eliminó, por un lado, el término «riesgo serio de confusión» que figuraba en la Propuesta de 1980. Y, por otro lado, al término tradicional «riesgo de confusión» se añadió un significativo inciso; a saber, «un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». Así las cosas, parece oportuno indagar cuál es el origen o procedencia del nuevo término («el riesgo de asociación») que figura en el inciso final. Esta indagación no constituye un trámite meramente erudito. Antes al contrario, el averiguar la procedencia de la nueva categoría del riesgo de asociación es una tarea necesaria porque -como luego hemos de ver- la procedencia de esta nueva categoría es a veces invocada como un factor decisivo a efectos de interpretar la figura del riesgo de asociación.

    Todo parece indicar que la figura del riesgo de asociación tiene su origen en la jurisprudencia dictada por el Tribunal del Benelux al interpretar el artículo 13.A).1.° de la inicial Ley Uniforme de Marcas del Benelux (4). Concretamente, al fallar el caso «Unión/Unión Solaire», el Tribunal del Benelux en Sentencia de 20 de mayo de 1983 (5) formuló la siguiente doctrina:

    Existe semejanza entre una marca y un signo cuando a la vista de las circunstancias del caso, singularmente de la fuerza distintiva de la marca, la marca y el signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones recíprocas, presentan en el plano auditivo, visual o conceptual una semejanza de tal naturaleza que es apta para evocar una asociación entre el signo y la marca

    (6).

    La tesis sentada en el caso «Unión/Unión Solaire» ha sido confirmada y desarrollada por posteriores sentencias(7) y por la doctrina que estudia el Derecho de marcas del Benelux. La doctrina subraya a este propósito que si un signo es susceptible de provocar asociaciones con una marca, el público establecerá una conexión entre el signo y la marca incluso cuando no atribuya un mismo origen empresarial al signo y a la marca(8).

    Pues bien, según han puesto de manifiesto miembros de la Delegación del Benelux(9) participante en las discusiones previas a la aprobación de la Directiva 89/104, a lo largo de estas discusiones la Delegación del Benelux insistió enérgicamente en la conveniencia de implantar en la Directiva la figura del riesgo de asociación (elaborada por el Tribunal del Benelux) en el mismo plano y como categoría alternativa del riesgo de confusión en sentido tradicional. Esta propuesta tropezó con la oposición de la propia Comisión de las Comunidades Europeas (10) y de las Delegaciones de otros países comunitarios. Las discusiones surgidas en este punto fueron finalmente zanjadas mediante una fórmula transaccional consistente en incluir dentro de la definición del riesgo de confusión una referencia expresa al riesgo de asociación. Como complemento de esta fórmula transaccional, se acordó incluir en el acta del Consejo que aprobó el texto de la Directiva 89/104 la siguiente declaración conjunta del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas(11):

    Ad letra b) del apartado 1 del artículo 4 y letra b) del apartado 1 del artículo 5: (Omissis)

    b) «El Consejo y la Comisión consideran que el concepto "posibilidad de asociación" (sic) es un concepto que ha sido desarrollado particularmente en la jurisprudencia del Benelux» (12).

    Fue así como surgió el texto definitivo de los artículos 4.1.b) y 5.1.b) de la Directiva Comunitaria 89/104 en el que figura el inciso: «un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior».

    El tenor literal de este inciso es ciertamente oscuro y ambiguo, tal vez porque es el resultado de un compromiso entre propuestas dispares entre sí. El texto del inciso es, además, paradójico. En efecto, como acertadamente destaca en la propia doctrina holandesa Verkade (13), el minus (riesgo de confusión) propugnado por muchas delegaciones incluye dentro de sí el plus (riesgo de asociación) propugnado por la Delegación del Benelux.

    [B]

    Al transponer el ordenamiento interno las normas de la Directiva 89/104, la mayoría de las nuevas Leyes de Marcas de los países de la Unión Europea han consagrado la figura del riesgo de asociación acogiendo textualmente la norma contenida en los artículos 4.1.b) y 5.1.6,) de la Directiva. Así la Ley británica de Marcas de 1994 dispone en el artículo 5.2 (concerniente a los motivos de denegación relativos) y en el artículo 10.2 (relativo a la infracción de la marca registrada) que el factor decisivo es que exista por parte del público un riesgo de confusión que incluya el riesgo de asociación. Al analizar estas normas, la doctrina inglesa destaca que las mismas proceden de la Directiva comunitaria 89/104, la cual se basó, a su vez, en el Derecho de marcas del Benelux(14). Como luego hemos de comprobar, la High Court (Chancery División) ha tenido que enfrentarse en el conocido caso Wagamama (15) con los complejos problemas que plantea la interpretación de la figura del riesgo de asociación. Por otro lado, la Ley alemana de Marcas de 1995 incorpora asimismo a su bien trabado articulado la nueva categoría del riesgo de asociación. En efecto, al enunciar las prohibiciones relativas, el apartado primero del § 9 de la Markengesetz incluye entre las mismas la existencia de una marca idéntica o semejante a la anteriormente solicitada o registrada en relación con productos o servicios idénticos o similares siempre que como consecuencia de ello exista para el público un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación; y el apartado segundo del § 14 utiliza estos mismos términos (16) con el fin de delimitar el ius prohibendi conferido al titular de una marca registrada o notoriamente conocida. Al comentar estas normas, la doctrina alemana recuerda que las mismas tienen su origen en la Directiva 89/104, la cual se inspiró, a su vez, en el Derecho de marcas del Benelux(17). Debe resaltarse, no obstante, que en su comentario al § 9 Stroebele afirma que la conexión en este punto existente con el Derecho del Benelux no implica necesariamente que la nueva figura del riesgo de asociación tenga que ser interpretada de acuerdo con la doctrina formulada al respecto por los Tribunales de los Países del Benelux (18). Hay que subrayar, además, que el Tribunal Supremo alemán ha planteado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una importante cuestión que se relaciona con la figura del riesgo de asociación (19), y que según hemos de ver más adelante, los Tribunales alemanes han resuelto ya varios casos en los que se debatía la existencia de un riesgo de asociación entre marcas.

    Por el contrario, al transponer al ordenamiento interno las normas de la Directiva 89/104, la Ley francesa de Marcas de 1991 prescindió por completo de la figura del riesgo de asociación. En efecto, al redactar la nueva Ley de Marcas de 4 de enero de 1991, el legislador francés no tuvo en cuenta las referencias imperativas y expresas al riesgo de asociación que se hacen en el artículo 4.1.b) y en el artículo 5.1.b) de la Directiva comunitaria de 1988(20). Hay que subrayar, además, que esta llamativa discordancia entre el Derecho francés de marcas y la Directiva 89/104 no ha sido denunciada por la doctrina francesa dominante. Así, por ejemplo, Mathély (21) se limita a señalar que el riesgo de asociación invocado por el artículo 5.1.b) de la Directiva 89/104 confirma la tesis de que el riesgo de confusión debe ser entendido en un sentido amplio, pero no hace hincapié en que el artículo L 713.3 del Codé de la Propñété Intellectuelle no menciona el riesgo de asociación.

    El Derecho de marcas del Benelux (reformado como consecuencia de la incorporación de la Directiva 89/104) constituye en este punto la antítesis del Derecho de marcas francés. Si como acabamos de ver, la Ley francesa de Marcas de 1991 prescindió de la figura del riesgo de asociación, la nueva Ley Uniforme de Marcas del Benelux, en cambio, invoca tan sólo el riesgo de asociación y no contiene referencia alguna a la clásica figura del riesgo de confusión. En efecto, el artículo 13.A). 1 de la vigente Ley Uniforme de Marcas del Benelux dispone que el derecho de exclusiva sobre la marca faculta al titular para oponerse al uso en el tráfico económico de un signo semejante en relación con...

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