Responsabilidad derivada de la infracción del derecho de marca
| Autor | Enrique García-Chamón Cervera |
| Cargo del Autor | Presidente del Tribunal de Marca Comunitaria. Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante |
| Páginas | 283-298 |
- El texto se corresponde con la conferencia que tuvo lugar el día 26 de enero de 2006 dentro de las II Jornadas Nacionales sobre Responsabilidad Civil organizadas por el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Alicante y la legislación que se refiere es la vigente en esa fecha.
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Uno de los principios que inspira nuestra Constitución económica es el principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, reconocido en el artículo 38 de nuestra Constitución.
Una de las vertientes de este principio es que cualquier persona o empresario puede acceder, sin restricciones, al mercado para introducir productos o servicios. Cuando son varias las empresas que ofrecen el mismo o semejante producto o servicio surge la competencia entre ellas pues cada una de ellas pretende atraer el mayor número de consumidores y conseguir que éstos adquieran el producto o servicio que ofrecen y, paralelamente, rechacen el producto o servicio ofrecido por el competidor.
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Para hacer posible la elección del consumidor final, los productos o servicios ofrecidos por las distintas empresas competidoras deben presentar algún elemento diferenciador. Este elemento diferenciador puede ser externo (color, tamaño, diseño, envase) o interno (composición, materia prima, origen geográfico). Sin embargo, en un mundo complejo y con exceso de información, el elemento de diferenciación de los productos o servicios debe consistir en una información sencilla y de fácil memorización. Así nace el "signo distintivo" que permite identificar, frente al público, a la empresa y sus productos o servicios que los diferencia mediante un elemento que es fácil de memorizar y recordar permitiendo la elección del consumidor. El signo distintivo que sirve para identificar a las empresas se denomina nombre comercial y el signo distintivo que identifica a los productos o servicios se denomina marca.
A la marca se le exige distintividad, mientras que la nota característica de la patente de invención es la "novedad" y la de la obra protegida por la propiedad intelectual es la originalidad. Otra diferencia viene determinada por el ámbito de la facultad de exclusión del titular: así, en la marca, al aplicarse el principio de especialidad, es posible que existan diversos titulares sobre la misma marca siempre que identifiquen productos o servicios diferentes, con la excepción de las llamadas marcas renombradas; mientras que las obras intelectuales y las patentes de invención, el ámbito de la facultad de exclusión es "erga omnes", son derechos absolutos y de vocación universal.
Para que la marca cumpla su función distintiva no basta con que se una a un producto o servicio, sino que se requiere además que tal unión sea aprehendida por el consumidor. No es tal marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión. Al ser aprehendida por los consumidores, la verdadera marca desencadena en la mente de los consumidores determinadas representaciones que son las llamadas funciones de la marca:
Es la función más importante. Permite conocer a los consumidores que todos los productos o servicios identificados con esa marca proceden de una misma empresa. Puede desconocerse la identidad exacta del empresario que utiliza esa marca, pero el consumidor confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo. Esta función es considerada como una función esencial en la jurisprudencia del TJCE. Así viene reconocido también en la Directiva 89/104/CEE.
La marca despierta en el ánimo del consumidor que el producto posee ciertas características que le atribuyen un determinado nivel de calidad, bien Page 285 alta, bien baja. El Ordenamiento Jurídico no regula la función indicadora de calidad sino que la encomienda al titular como principal interesado en conservar la calidad de los productos o servicios identificados con una determinada marca.
Presupone la preferencia que los consumidores otorgan a los productos identificados con esa marca y entraña la perspectiva razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido porque cuenta con el favor del público. Se trata de marcas de un elevado prestigio: por la alta calidad, por la intensa publicidad realizada en torno a una marca, por la fuerza sugestiva del propio signo constitutivo de la marca. A estos efectos es de destacar la STJCE 4 de noviembre de 1997 (Christian Dior/Evora Bv).
Esta función tiene como finalidad ayudar a la venta de los productos. Se hace presente esta función cuando se licencia una marca en relación con una variada gama de productos y servicios y la marca está dotada de un elevado potencial publicitario.
Respecto de la configuración dogmática de la marca o su naturaleza jurídica, observamos en la doctrina alemana dos tesis contrapuestas:
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la tesis del derecho de la personalidad (Kohler), en el sentido de que la marca es una emanación de la personalidad del productor. Las consecuencias prácticas de esta tesis son la intransmisibilidad de la marca y su carácter universal no limitado al territorio de un determinado Estado.
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la tesis del derecho sobre un bien inmaterial (Alexander-Katz), en el sentido de que el derecho a la marca subsiste aún cuando experimente cambios la titularidad personal de la empresa y sus efectos se circunscriben al territorio nacional.
El concepto legal de marca viene referido en el artículo 4.1 de nuestra Ley de Marcas: "Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras."
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Las características que se desprenden de este concepto son las siguientes:
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signo: elemento que evoca, representa o sustituye la idea de una cosa.
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susceptible de representación gráfica: frente a la aparición de nuevos tipos de marcas (sonoras, olfativas, táctiles), éste es uno de los pilares del sistema de marcas registradas. A estos efectos, la STJCE 12 de diciembre de 2002: "puede constituir marca un signo que no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa y completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva."
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sirva para distinguir, es decir, debe tener capacidad distintiva.
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productos o servicios, hace referencia al objeto de la marca como signo distintivo.
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la referencia a la empresa, hace alusión a la función mercantil en cuanto que la marca está dirigida al mercado. Técnicamente, sería más correcta la utilización del término "persona" a la vista de los amplios términos del artículo 3 de la Ley de Marcas sobre legitimación.
Las marcas pueden ser clasificadas en atención a los siguientes criterios:
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- Por su naturaleza:
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a. marcas denominativas: compuestas por una palabra o combinación de palabras, letras y cifras. Puede que no tengan un significado propio, en cuyo caso se denominan marcas caprichosas o de fantasía; o puede que tengan un significado propio, distinguiéndose según guarden relación directa (marca genérica o descriptiva) o indirecta (marcas sugestivas) con la naturaleza de los productos o servicios identificados o no guarden relación alguna con ese producto o servicio.
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b. marcas gráficas: sólo están compuestos de elementos gráficos (imágenes, figuras, símbolos y dibujos). Puede que no pretenda transmitir ningún significado (marcas caprichosas o de fantasía) o puede representar un determinado concepto (marcas figurativas).
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c. marcas mixtas: integradas por una denominación y un gráfico. Puede consistir en un la adición de una denominación y un gráfico o bien, en un especial tipo de letra o bien en dotar de un especial tipo de letra o diseño a una determinada denominación. Se suele considerar al elemento denominativo como elemento determinante quedando el elemento gráfico en una posición accesoria lo que se justifica por el hecho de que los productos o servicios se designen oralmente y de esta forma el elemento gráfico resulta imperceptible.
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d. marcas tridimensionales (envoltorios, envases, la forma del producto o su terminación): pasa a ser la imagen el elemento relevante.
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- Por su ámbito de aplicación:
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a. marcas de productos, son las que sirven para distinguir productos terminados. Están encuadradas en las clases 1 a 34 del Nomenclátor oficial del Arreglo de Niza de 1957.
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b. marcas de servicios. Se encuentran recogidos en las clases 35 a 45 del Nomenclátor oficial.
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- Por su nivel de conocimiento:
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a. marcas ordinarias: objeto de un uso suficiente y relevante.
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b. marcas notorias: por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado por cualquier otra causa, son generalmente conocidos por el sector pertinente del público al...
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