Los requisitos de validez de una marca tridimensional
| Autor | Montiano Monteagudo |
| Cargo del Autor | Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad Pompeu Fabra |
| Páginas | 391-408 |
(Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso «Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Producís Ltd.») 1
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La Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002 resuelve una serie cuestiones prejudiciales planteadas por la Court of Appeal (England & Wales), Civil División, del Reino Unido sobre la interpretación de los artículos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas2.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Koninklijke Philips Electronics NV (en lo sucesivo, «Philips») yPage 392 la sociedad Remington Consumer Producís Ltd. (en lo sucesivo, «Remington»), a raíz de una acción por violación de una marca tridimensional registrada por Philips, en virtud del uso, con arreglo a la Trade Marh Ací 1938. Son antecedentes fácticos relevantes para comprender el alcana de la controversia surgida entre las partes, los siguientes:
En 1966, Philips creó un nuevo tipo de máquina de afeitar eléctrica dotada de tres cabezas rotatorias, solicitando en 1985 la inscripción de una marca consistente en la representación gráfica de la forma y de la configuración del plano superior de dicha máquina de afeitar, compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias, que forman un triángulo equilátero. La mencionada marca accedió al registro, en virtud del uso, con arreglo a la Trade Marks Act 1938.
En 1995, Remington, sociedad competidora, comenzó a fabricar y a comercializar en el Reino Unido la máquina de afeitar modelo DT 55, que posee tres cabezas rotatorias que forman un triángulo equilátero, configuración similar a la utilizada por Philips. Esta última entabló contra Remington una acción por violación de su derecho de marca. De su lado, Remington reconvino, solicitando la anulación de la marca registrada por Philips.
La High Court ofJustice (England & Wales), Chancery División (Patents Court) del Reino Unido, estimó la demanda reconvencional y declaró la nulidad del registro de la marca por Philips, al considerar que el signo utilizado por ésta no era apto para distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas y carecía de carácter distintivo. Según el mismo órgano jurisdiccional, la marca controvertida consistía exclusivamente en un signo que en el comercio sirve para designar el destino de los bienes y en una forma necesaria para obtener un resultado técnico, que otorgaba un valor sustancial al producto. Añadió que, aun cuando la marca hubiese tenido validez, no se habría producido una violación de la misma.
Philips recurrió esta resolución de la High Court of Justice ante la Court ofAppeal.
Dado que las partes habían promovido varias cuestiones de interpretación de la Directiva, la Court of Appeal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia determinadas cuestiones prejudiciales3.
En apretada síntesis, la primera cuestión planteada ante el TJCE versa sobre si existe alguna categoría de marcas cuyo registro no resulte impedido por las prohibiciones absolutas referidas a la falta de distintividad, carácter descriptivo del signo o carácter habitual del signo elegido como marca en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio [art. 3, apartado 1, letras b) a d) de la Directiva], cuya inscripción, no obstante, pueda denegarse con apoyo en la falta de concurrencia en la categoría de signos en cuestión de los requisitos defi-Page 393nitorios de la aptitud de un signo para constituir una marca ex artículo 2 déla Directiva [art. 3, apartado 1, letra a), de la Directiva]. O expresado en otros términos de mejor inteligencia, se cuestiona al TJCE si existe alguna categoría o género de signos que no puedan constituir válidamente una marca por faltar en ellos intrínsecamente toda aptitud diferenciadora y/o no ser susceptibles de representación gráfica, tal y como exige el artículo 2 de la Directiva.
Ciertamente relacionadas con la anterior cuestión se hallan las siguientes dos cuestiones planteadas, a saber: de un lado, si la forma de un producto sólo será apta para distinguir como marca el producto de una empresa de los de otras [ex arts. 2 y 3, apartado 1, letra a), de la Directiva] cuando contenga alguna adición arbitraria (carente de cualquier propósito funcional) y, de otro lado, si el hecho de que un determinado operador económico haya sido el único en suministrar al mercado determinados productos, puede ser suficiente para apoyar la adquisición de distintividad sobrevenida ex artículo 3.3 de la Directiva (secondary meaning) respecto de la concreta forma del producto, aun cuando ésta no incluya ninguna adición arbitraria, siempre que una parte sustancial del público asocie la forma con dicho operador y con ninguna otra empresa y crea además que, salvo indicación contraria, los productos de esa forma provienen del referido operador.
La cuarta cuestión formulada es, sin duda, la más relevante de cuantas se plantean al TJCE. En efecto, mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico. El mencionado órgano jurisdiccional pregunta igualmente si puede evitarse la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha disposición probando que existen otras formas que permiten obtener el mismo resultado técnico. En suma, el órgano jurisdiccional remitente cuestiona al TJCE acerca del sentido y alcance de la prohibición absoluta que afecta a las formas tridimensionales constituidas exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.
Finalmente, se plantean también ante el TJCE otras tres cuestiones adicionales (de extraordinario interés) relativas al alcance o ámbito de protección de las marcas tridimensionales registradas, pero que, a la vista de la respuesta ofrecida a la cuarta cuestión anterior, no son objeto de consideración por el TJCE y, en consecuencia, tampoco serán desarrolladas en el presente comentario.
La respuesta del TJCE a las cuatro cuestiones formuladas se produjo en los siguientes términos:
«1) No existe una categoría de marcas cuyo registro no esté excluido por el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), y apartado 3, de la Directi-Page 394va 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuya inscripción, no obstante, esté prohibida por el artículo 3, apartado 1, letra a), de la misma por no ser apropiada para distinguir los productos del titular de los de otras empresas.
2) Para ser apropiada para distinguir un producto a efectos del artículo 2 de la Directiva 89/104, la forma del producto para el que se ha registrado el signo no precisa ninguna adición arbitraria, como un adorno que no fenga finalidad funcional.
3) Cuando un operador es el único en suministrar al mercado deter minados productos, el uso prolongado de un signo, que consiste en la forma de dichos productos, puede ser suficiente para otorgar al signo carácter dis tintivo a efectos del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 en cir cunstancias en las que, como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los sectores interesados asocia esa forma con dicho operador y con ninguna otra empresa, o cree que los productos que tienen esa forma provienen de dicho operador. No obstante, por lo que respecta a las circunstancias en que concurre la condición exigida por dicha disposición, corresponde al juez nacio nal verificar que éstas han quedado demostradas sobre la base de datos con cretos y fiables, que se ha tomado en consideración la percepción de la cate goría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y que la identificación del producto por los sectores interesados del producto, atri buyéndole una procedencia empresarial determinada, se produce gracias al uso de la marca como tal.
4) El artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directi va 89/104 debe interpretarse en el sentido de que un signo constituido exclu sivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico. Asimismo, la prueba de la exis tencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha disposición».
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