El registro y uso de mala fe de los nombres de dominio
| Autor | Etienne Sanz de Acedo Hecquet |
| Cargo del Autor | Profesor Asociado de Derecho Mercantil Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante |
(Comentario a la Decisión del Panel del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, de 23 de febrero de 2001, caso núm. D2000-1679, Playboy International Enterprises, Inc.)
Etienne Sanz de Acedo Hecquet(1).
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ANTECEDENTES DE HECHO
La demandante es la empresa norteamericana Playboy Enterprises International, Inc., propietaria de la mundialmente famosa revista Playboy, y de otros productos y servicios operados bajo las marcas Playboy. En España, la demandante es titular de las marcas Playboy número 953.017, concedida en 1981 para distinguir productos de la clase 16, particularmente revistas, y Playboy número 577.288, concedida en 1968 para distinguir servicios de la clase 41, en especial «publicaciones en línea a través de redes de ordenadores». La titularidad y vigencia de los derechos marcarios han sido debidamente acreditadas mediante la presentación de los correspondientes certificados de registro y renovación expedidos por la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
Con fecha 27 de septiembre de 1999, esto es con posterioridad al registro de las marcas citadas, el demandado, don Victoriano Moreno Martín, procedió al registro del nombre de dominio www.plagboy.com.
Con anterioridad al inicio del procedimiento objeto de comentario, las partes mantuvieron comunicaciones previas. Ante la publicación en el sitio web del demandado, de contenidos con dibujos del artista Vargas, la demandante le requirió el cese de esa publicación. El cese, aparentemente anterior a la presentación de la demanda, se produjo por reconocimiento del demandado de que no tenía derecho a publicar las imágenes de Vargas. Posteriormente, las partes consideraron una transferencia amistosa del nombre de dominio, si bien la misma no llegó a producirse.
La demandante alega la práctica identidad del nombre de dominio www.plagboy.com o su similitud confundible con las marcas Playboy de las que es titular. Indica además que la parte demandada ha usado el vocablo «plagboy» en lugar de «playboy» ya que de lo contrario no habría obtenido el registro del nombre de dominio al ser «www.playboy.com» titularidad de la demandante. Niega que el demandado tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y afirma que éste se registró y se usa de mala fe. A través de la utilización del nombre de dominio www.plagboy.com, el demandado se intenta aprovechar de la reputación y prestigio de las marcas Playboy de la demandante. En la página web «www.plagboy.com» del demandado aparecen los mismos productos por los que es mundialmente conocida la marca Playboy de la demandante. Asimismo se han estado difundiendo en dicha página, reproducciones de algunas obras gráficas del artista Rafael Vargas retratos artísticos de mujeres cuyos derechos de propiedad intelectual son titularidad de la empresa Playboy Enterprises, Inc.
El demandado no ha contestado a la demanda, limitándose a someterse a la competencia del Panel.
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FUNDAMENTOS
(...) Omissis (...).
Con los certificados de marca mencionados en 4 supra, la demandante ha probado a satisfacción del Panel que es titular de al menos dos registros en España de la marca Playboy, ambos vigentes. Esa marca es además, sin lugar a dudas, internacionalmente famosa, debido particularmente a la difusión y renombre de la célebre revista Playboy. Los registros marcarios, además, preceden en muchos años al registro del nombre de dominio en disputa.
El cotejo de www.plagboy.com con la famosa marca Playboy resulta en que el nombre de dominio es similar hasta el punto de llevar a la confusión con la marca. Sólo una letra difiere (G en lugar de Y), pero ello no alcanza para distinguir a aquél de ésta. En su versión minúscula manuscrita, ambas letras tienen un trazo inferior similar. En el teclado del tipo «Qwerty», aunque en líneas horizontales diferentes, ambas letras están muy próximas, como lo muestra esta disposición: TYU; GHJ
La contigüidad física de las teclas «G»/«Y» hace posible que, por un simple error de digitación, quien desee conectarse con el sitio web de la demandante termine conectándose con el sitio web del demandado. Este Panel acepta el razonamiento expresado por numerosos paneles administrativos que han determinado que existe similitud confundible cuando los nombres de dominio en disputa representan meros aprovechamientos de los errores de digitación. Ver, entre otros, los casos OMPI D2000-0777 «Yahoo!, Inc., and GeoCities contra Cupcakes, Cupcake city, Cupcake Confidential, Cupcake-Party, Cupcake Parade, and John Zuccarini», D2000-0273 «Yahoo!, Inc., contra Eitan Zviely, et al.», D2000-1571 «The Toronto-Dominion Bank contra Boris Karpachev», D2000-0937 «AltaVista Company contra Saeid Yomtobian», D2000-0587 «Yahoo!, Inc., and GeoCities contra Data Art Corp., DataArt Enterprises, Inc., Stonybrook Investments, Global Net 2000, Inc., Powerclick, Inc., and Yahoo Search, Inc.», etc.
El demandado, que no ha contestado la demanda, no se ha opuesto a la alegación de similitud confundible que hace la demandante. En el anexo 11 de la demanda se presenta una constatación notarial con una impresión en papel de la página web del demandado en su versión del 23 de mayo de 2000. Allí figura el texto que dice: «Pin-Up Plagboy Paintings of ladies with glamour for oldboys», de donde resultaría que «Plagboy» es un acrónimo sin relación con la marca Playboy. El Panel no hará mérito de dicha circunstancia por las siguientes razones:
a) No ha sido alegada por el demandado en este procedimiento y ha sido indirectamente impugnada por la demandante cuando afirma que «Plagboy» no tiene significado alguno, a menos que se aluda a «plagiar» o a «plagio», lo que por cierto desvirtúa lo postulado en el sitio web del Demandado. Esa alegación del demandante no fue contestada por el demandado.
b) Un «acrónimo» es, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (ed. 1992), una «palabra formada por las iniciales, y a veces, por más letras, de otras palabras». En este caso el presunto acrónimo estaría construido a partir de una frase ciertamente extraña: «Pinturas de señoras con glamour para viejos muchachos». Es evidente que la frase ha sido confeccionada por mera conveniencia, y para impedir una determinación razonable de similitud confundible. La verosimilitud se impone en la interpretación; de otro modo siempre sería posible concebir una frase lo suficientemente larga, por más extraña que resulte, con suficiente cantidad de palabras y letras, para con la misma técnica derivar cualquier acrónimo ad-hoc. Así, ningún demandante en estos procedimientos podría acreditar que hay identidad o similitud confundible, porque siempre existiría un «acrónimo» idéntico o similar a su marca, pero con otro significado. Esa consecuencia es absurda y, por lo tanto, debe evitarse.
c) El propio demandado, según lo ha constatado este panelista, ha procedido en la actualidad a eliminar todo contenido de la página.
Distinta podría haber sido la conclusión del Panel si el demandado se hubiera presentado en este procedimiento alegando y probando que se lo conocía corrientemente por dicho acrónimo, o que hacía uso de dicho acrónimo al momento del registro del nombre de dominio, o cualquier otra circunstancia en su favor. En tal caso la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado podría llegar a desplazar la ' consideración de la cuestión de la identidad o similitud confundible.
Por todo ello, la demandante ha probado que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y su marca [Política, parágrafo 4(a)(i)].
Falta de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio
La demandante afirma que el demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. No posee derecho alguno que lo legitime para usar el signo distintivo Plagboy. No tiene registro alguno de esa denominación. De haberlo solicitado, las leyes españolas hubieran hecho lugar a la oposición de la demandante. Tampoco tiene el demandado derecho ni registro alguno sobre la marca Playboy. No hay ninguna sociedad mercantil registrada con el nombre Plagboy antes de que se concedieran a la demandante las marcas Playboy. Ante esas afirmaciones, correspondía al demandado hacer alegaciones en su defensa, por ejemplo, refiriéndose a una cualquiera de las circunstancias de la Política, parágrafo 4(c), aunque sin tener que limitarse a ellas. Sin embargo, el demandado ni ha contestado la demanda, ni ha hecho ninguna otra presentación al respecto.
De su visita independiente a www.plagboy.com realizada el mismo día de su designación el Panel tampoco puede inferir nada a favor del demandado, ya que actualmente el sitio web está inactivo. El uso anterior (por lo menos al 23 de mayo de 2000 según el citado anexo 11) fue en reconocida violación de derechos de propiedad intelectual acordados en forma exclusiva por el artista Vargas a la demandante, lo que a su vez condujo a que el demandado, ante la reclamación de la demandante, cesara en todo uso del nombre de dominio. Ese es un reconocimiento de que no se poseen derechos propios sobre el contenido del sitio, y presumiblemente, que tampoco se tienen intereses legítimos sobre el nombre de dominio, ya que no se han publicado nuevos contenidos.
La publicación no autorizada de imágenes sobre las que la demandante tiene un derecho de uso exclusivo no puede ser una fuente de legitimidad para el demandado, particularmente si se considera que se trataba de imágenes (dibujos) de modelos femeninos que son de uso exclusivo para la demandante y que vistos en un sitio web bajo un nombre de dominio confundiblemente similar con la famosa marca de la demandante sugiere fuertemente que se trata de una imitación o maniobra desleal. Ello también elimina las circunstancias de uso bona fide, y de uso leal o no comercial, descriptas por la Política, parágrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii).
Es notorio que la revista Playboy publica usualmente fotografías y dibujos de mujeres bonitas, con lo...
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