Protección especial de la marca notoria o renombrada: caducidad por falta de uso y nulidad por semejanza en el signo distintivo
| Autor | Gabriel A. García Escobar |
| Páginas | 569-573 |
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SENTENCIA de 8 de abril (Sala de lo Civil, Sección 1.ª, núm. 207/2013). FUENTE: RJ 2013/4355
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El Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de abril de 2013, entra a valorar la protección de las marcas con cierto grado de notoriedad, y lo hace fundamentalmente a través del análisis de dos cuestiones sustantivas en relación al Derecho de marcas: la falta de uso de la marca y el registro de nuevos signos similares a otros ya registrados.
El pronunciamiento, tiene importantes repercusiones al destacar el criterio teleológico, en lo referente a la interpretación de las normas de la Ley de Marcas, como método para conseguir la efectiva protección de los titulares de marcas ya registradas; más aun si concurren las condiciones de renombre o notoriedad.
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La controversia que dirime la sentencia que se analiza, encuentra su razón de ser en la interpretación y aplicación del Derecho de marcas nacional, contenido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (LM). El caso se inicia en el año 2007 cuando la parte actora, integrada por Advance Magazine Publishers, Inc. Y Ediciones Conde Nast, S.A., demandó a HeatMode, S.L., ejercitando las acciones de caducidad, por falta de uso de la marca número 255.186, mixta, Vogue y de nulidad, por infracción de prohibición relativa, de la marca número 2.529.728, mixta, Vogue Studio. En la demanda, se esgrimía como argumento, para la acción de caducidad, la falta de uso de la marca número 255.186, Vogue, en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, para identificar productos de la clase 25 (vestimenta, calzado y sombrerería) para los que fue registrada. En contra de esta opinión, la demandada, HeatMode, S.L., argüía que había utilizado la referida marca, pero en una forma actualizada y modernizada, por razones de estrategia comercial. En cuanto a la acción de nulidad sobre la marca número 2.529.728, Vogue Studio (también de la clase 25), la demandante señalaba el grado de notoriedad de las marcas registradas por ésta, responsable de editar numerosas revistas (clase 16) entre las que se encuentra Vogue. En virtud de ello, Advance Magazine Publishers, Inc. Y Ediciones Conde Nast, S.A., solicitaban la declaración de nulidad de la marca Vogue Studio por infracción de prohibición relativa, con el consecuente riesgo de confusión entre las marcas de la demandante y Vogue Studio, que a juicio de aquélla se habían creado con el propósito de aprovechar el prestigio del grupo editorial. Contra estas consideraciones, HeatMode, S.L., niega el aludido riesgo de confusión y peligro de dilución por diferencias tanto en el signo, como en los productos ofertados.
El Juzgado de lo Mercantil núm. Cuatro de Barcelona, dictó sentencia el cuatro de marzo de 2009, estimando la demanda y condenando a HeatMode, SL, que habría de ver canceladas las marcas 255.186, Vogue y 2.529.728, Vogue Studio (además de
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la retirada de productos Vogue Studio y la condena en costas). Sin embargo, Heat- Mode, S.L., recurrió la sentencia en apelación, ante la Audiencia Provincial de Barcelona, cuya Sección Decimoquinta que dictó sentencia el treinta de junio de 2010, revocando el pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil, de forma que quedaba desestimada íntegramente la demanda interpuesta por el grupo editorial.
Ante esta situación, la representación procesal de la demandante en primera instancia, formuló recurso extraordinario por infracción procesal (que es inadmitido por no concurrir las condiciones necesarias para considerar que se ha producido un error que abra la posibilidad de valorar nuevamente la prueba; requisitos que se pueden consultar, entre otras, en la STS, núm. 689/2010, de 17 noviembre, FD 2.º RJ 2010/9160); y de casación, cuyos motivos se analizan en lo que sigue, en relación a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.
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En cuanto a la acción de caducidad, aunque resulta complicado realizar un examen completo de ésta, conviene explicar el fundamento de tal instrumento. La finalidad de castigar la falta de uso de una marca durante un periodo de tiempo ha sido objeto de diversos planteamientos: la obligación de uso se entiende porque la marca es un bien inmaterial; la falta de uso va en contra de los derechos de terceros; la acción de caducidad protege el interés colectivo de los consumidores; este...
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