Patentabilidad de invenciones de «segundo uso» en la Comunidad Andina. La decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso Viagra

AutorAndreas Markowski
Cargo del AutorJurista y becario del Instituto Max-Planck-Institut de Propiedad Intelectual, Derecho Impositivo y Defensa de la Competencia
Páginas363-380

    Traducción de Juan Manuel Olivieri, con supervisión de Mónica Witthaus. Juan Manuel Olivieri, estudiante de la Carrera de Traductor Público de idioma Alemán de la Facultad de Derecho de la UBA. Mónica Witthaus, profesora titular de Lengua Alemana IV de la Carrera de Traductor Público de idioma Alemán de la Facultad de Derecho de la UBA.

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I Introducción

Desde comienzos de los años setenta, la Comunidad Andina1 cuenta con disposiciones crecientemente armonizadas en lo relativo a la protección de la propiedad industrial. La primera norma en la materia, la Decisión 852, introducía una nueva perspectiva que resulta nueva en comparación con el anterior sistema de protección de la propiedad intelectual, donde los derechos de propiedad no se consideraban en primera línea más como un derecho subjetivo de protección del titular, sino que éstosPage 364 debían estar sometidos, en gran medida, al interés público y a la utilidad nacional3 Especialmente el derecho de patentes, y dentro de éste las invenciones en la rama farmacéutica y agroquímica, sufrieron numerosas restricciones4. A partir de los años noventa, se produjeron, en líneas generales, una serie de grandes liberalizaciones5 en el campo de la protección de la propiedad industrial y, aún más en particular, en el derecho de patentes. Con la Decisión 3446, comenzó una tendencia que pretendía fortalecer la posición del titular de un derecho protegido y ampliar el campo de la patentabilidad7, y que continuó con la entrada en vigencia de la Decisión 4868. El objetivo principal de esta nueva norma era seguir las disposiciones del vigente Acuerdo TRIPs9, que en el Ínterin había entrado en vigencia.

Merece ser destacado que, a pesar de la evolución y de las liberalizaciones se mantuvo en la Decisión 486 la prohibición de patentamiento de invenciones de «segundo uso», introducida por la Decisión 311 comienzos de los años noventa. Conforme al artículo 21 de la Decisión 486, los productos y procedimientos ya patentados, que según el artículo 16 «se encuentren en el estado de la técnica, no podrán ser objeto de una nueva patente, fundándose tan sólo en el hecho de atribuírseles un uso, distinto al que tenían en la patente original». Luego de que la norma fuese blanco de críticas doctrinarias reiteradas, debido a sus contradicciones sistemáticas y de contenido10, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tuvo su primera oportunidad de pronunciarse sobre la patentabilidad de las invenciones de segundo uso y, en particular, sobre la interpretación y alcance de la prohibición de patentamiento11, en elPage 365 marco del proceso por incumplimiento del Tratado de la Comunidad Andina contra Perú planteada en el caso Viagra.

La causa de este caso radica en el otorgamiento de una patente por parte del INDECOPI12 (Perú) para el compuesto potenciador eréctil «Viagra», en favor de la firma Pfizer. En las reivindicaciones, se solicitaba la protección del uso de una sustancia conocida en el tratamiento de la disfunción eréctil. La Secretaría General de la Comunidad Andina consideró que el patentamiento constituía un incumplimiento del derecho comunitario, y demandó a Perú ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La sentencia de ese Tribunal fue esperada con tensión en esta subregión, dado que se encontraba también pendiente de resolución un proceso por incumplimiento de Tratado debido al patentamiento del Viagra en Ecuador y Venezuela. El órgano competente colombiano para el otorgamiento de patentes (SIC)13 era el único que había denegado la inscripción de la patente14 por considerarla una violación del Derecho comunitario. Los intereses económicos en juego eran considerables, puesto que el Viagra es un éxito de ventas en todos los Países miembros de esta Comunidad. La falta de protección de la patente en Colombia trajo aparejado que no sea Pfizer quien lidere el mercado, sino una productora nacional de medicamentos genéricos15.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 28 de septiembre de 2001 calificó de ilegal16 el otorgamiento de la patente por el INDECOPI. Las consecuencias de esta decisión son considerables. Aunque los efectos de dicha sentencia sólo son vinculantes para el Gobierno peruano, de ella se desprende que Ecuador y Venezuela también cometieron una violación del Derecho comunitario andino al otorgar la patente del Viagra, y que están igualmente obligados a instrumentar las medidas necesarias a fin de dejarla sin efecto. Las repercusiones en la opinión pública fueron controvertidas: mientras los respresentantes de los intereses de los laboratorios nacionales festejaban la sentencia como un victoria de la libre competencia por sobre la monopolización de losPage 366 mercados17, y esperan poder descongestionar el sistema de salud nacional con la producción de medicamentos genéricos18, las agrupaciones de empresas farmacéuticas internacionales sostienen que, al excluir patentamiento de invenciones de segundo uso, la Comunidad Andina asume una postura ajena a la del Derecho internacional, y que esto repercutiría negativamente en las inversiones de la subregión19.

Desde el punto de vista jurídico, este caso reviste interés por cuanto no afecta sólo la posibilidad de protección de las invenciones de según uso, sino que, al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de aclarar tan la relación entre el Derecho comunitario y nacional, como así tambió la influencia de los tratados internacionales en el Derecho andino.

A fin de entender mejor la sentencia, es preciso dar un panora sobre el marco jurídico aplicable: por un lado, las regulaciones de Derecho material correspondientes al caso, y, por el otro, la relación entre Derecho comunitario andino y Derecho nacional20. Además, se explican las carad terísticas fundamentales de la acción por incumplimiento de Tratado la Comunidad Andina. Luego de una descripción de los hechos que motivaron la decisión, se expondrán los argumentos jurídicos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para finalizar, se abrirá un juicio de valor con respecto a la sentencia de este Tribunal, analizando la situación jurídica en cuanto a su compatibilidad con las disposiciones del Acuerdo TRIPs.

II El marco jurídico del caso Viagra
1. Las condiciones de patentamiento aplicables conforme a las Decisiones 344 y 486

Las condiciones de patentabilidad21 conforme a las Decisiones 344 y 486 se corresponden literalmente con las del Acuerdo TRIPs22. Según el artículo 1 de la Decisión 344 (art. 14 de la Decisión 486), los Estados miembros de la Comunidad otorgarán patentes para las invenciones de todasPage 367 las ramas de la técnica, tanto para procedimientos como para productos, la condición de que todos éstos sean nuevos, susceptibles de apli-ción industrial y exista actividad inventiva.

Al igual que en el modelo europeo, tampoco se encuentra una defición del término invención en las Decisiones 344 y 486. Los Estados nierabros de la Comunidad Andina optaron por incorporar una lista23 de creaciones que no son consideradas invenciones24. Mientras el artículo 6 de la Decisión 344 excluye del concepto de invención os descubrimientos, a los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el amiento del cuerpo humano o animal, y a los métodos de diagnóstico, artículo 15 de la Decisión 486 está más orientado al Derecho europeo, conociendo carácter de invención a los métodos curativos y de diag- 3, pero previendo con respecto a los mismos una prohibición de itentamiento25 Por lo demás, el concepto de invención presupone la stencia de la aplicación concreta de una regla técnica26.

concepto de novedad se entiende como absoluto en el Derecho 3. Tanto en este Derecho como en el alemán27 pertenecen al estado técnica todos los conocimientos que hayan sido puestos a disposición público por una descripción escrita u oral, por .el uso o por cualquier medio28.

El tratamiento jurídico de las invenciones de segundo uso se reguló en el artículo 16 de la Decisión 344. Este artículo, tomado literalmente de la Decisión precedente núm. 313, se impuso también en el artículo 21 de la Decisión 48629. Pero, mientras que en la Decisión 344 la disposición era tratada equívocamente en el capítulo relativo al procedimiento de registro, en la nueva Decisión 486 se incorporó seguido a las prohibiciones de patentamiento del artículo 20. La doctrina ve el fin de la norma en el hecho de excluir las indicaciones médicas de la patentabilidad30.

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2. Relación entre el Derecho comunitario y las Disposiciones Nacionales para la protección de la propiedad industrial

La relación entre las Decisiones de Derecho comunitario y las normas nacionales está regulada en los artículos del 2 al 4 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31. Según su artículo 2, los Estados miembros están sujetos a las Decisiones comunitarias dictadas por la Comisión Andina o el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. A este respecto, es necesario diferenciar la cuestión del efecto directo de la norma comunitaria en los Estados miembros que, conforme al artículo 3, inciso 1, del Tratado Constitutivo del Órgano Superior de Justicia, comienza con la publicación del acto jurídico en el...

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