Notoriedad y renombre de las marcas nacionales en la primera directiva sobre marcas a la luz de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
| Autor | Luis Alberto Marco Árcala |
| Cargo del Autor | Profesor ayudante de Derecho Mercantil Facultad de Derecho de Zaragoza |
(Comentario a la STJCE C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon, S. A., de 14 de septiembre de 1999 -caso «GM»-)
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INTRODUCCIÓN: MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA
La ya famosa y controvertida sentencia del TJCE objeto del presente comentario, C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon, S. A., de 14 de septiembre de 1999 (caso «GM»), ha vuelto a poner de manifiesto la existencia de un grave y complejo problema no resuelto hasta la fecha en el Derecho de marcas, pese a haberse planteado casi desde sus mismos inicios, pese a haber hecho correr ríos de tinta entre la doctrina, y pese a los diversos intentos de solución llevados a cabo tanto en las legislaciones nacionales como en varios Convenios internacionales sobre marcas. Este problema no es otro que el concepto, distinción y tratamiento jurIdico que debía ser conferido tanto a la marca notoria como a la marca renombrada, y que ha pasado también al Derecho comunitario de marcas. De esta forma, el TJCE se ha visto obligado a pronunciarse sobre el particular mediante un razonamiento y un fallo final que, al igual que la propia normativa comunitaria en la que se ha basado, no ha resultado enteramente satisfactorio.
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Planteamiento y evolución del problema
Como institución vinculada a la industria y al comercio(1) la marca participa de los resultados favorables o desfavorables de la actividad empresarial. De este modo, y en función de muy diversos factores (el poder distintivo del signo, la publicidad, los canales de distribución, la calidad de los productos o servicios distinguidos, etc.), todos ellos vinculados al esfuerzo de su titular, la marca puede alcanzar un notable éxito en el mercado, consistente no sólo en su aceptación entre el público, sino también en su extraordinaria difusión entre amplios sectores del mismo, e incluso entre casi su totalidad. Así, la marca adquiere peculiaridad, mayor capacidad comunicativa y, sobre todo, un valor patrimonial propio e independiente, que puede llegar hasta a convertirla en un bien autónomo de los productos o servicios que distingue (2).
La respuesta que debía dar el Derecho a este fenómeno económico resultó muy polémica desde sus mismos inicios, pues osciló entre extremos tan diametralmente opuestos como la innecesidad de disposición alguna, dada la mayor fortaleza de estas marcas en relación a las marcas comunes, al reconocimiento actual de una protección reforzada en algunos puntos concretos para las especiales aceptación y difusión de tales marcas, tanto en beneficio de los operadores económicos como de los consumidores y usuarios y del público en general(3), pasando por opciones intermedias, como el recurso a las normas sobre competencia desleal.
El proceso de evolución a través del cual se ha llegado a aceptar en la mayoría de los medios jurIdicos y empresariales de ámbito nacional e internacional la conveniencia y necesidad de regular específicamente los diversos grados de éxito que pueda obtener una marca en el mercado ha sido largo, complejo y traumático (4), y ni siquiera podemos decir que haya concluido definitivamente, ni entre la doctrina (5), ni en determinadas legislaciones, como es el caso de nuestro ordenamiento (6). Por ende, dicho proceso, unido a la diversidad de soluciones articuladas a este respecto en los distintos ordenamientos(7), ha dejado algunas secuelas importantes en el Derecho de marcas, tales como la imprecisión terminológica y las múltiples denominaciones para designar a las diferentes clases de marcas según el grado de éxito alcanzado (8), así como la confusión y las dificultades para definir y delimitar entre sí a unas y a otras. En concreto, tales clases de marcas son la marca notoria y la marca renombrada, cuya distinción ha sido y sigue siendo una cuestión muy discutida en la doctrina y la jurisprudencia españolas y comparadas(9), y sobre la que ahora también se ha pronunciado el TJCE.
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Concepto y delimitación de cada una de estas figuras
Conforme a la doctrina mayoritaria y casi unánime, marca notoria sería aquella especialmente conocida entre los sectores interesados en los productos o servicios que distingue, es decir, dentro de un sector de mercado (10), pero sin ir más allá, y marca renombrada aquella cuyas amplísimas y extraordinarias aceptación y difusión sí que rompen esta última barrera, de forma que la marca de que se trate llega a ser conocida por el público en general, y no sólo entre los medios implicados en el tráfico en relación con unos determinados productos o servicios(11). Así, son varias las cuestiones que se plantean, de entre las que destacan el tipo y alcance de la protección jurIdica que debe ser brindada a la marca notoria y la marca renombrada, y los criterios de distinción entre cada una de ellas.
a) Marca notoria, marca renombrada y principio de especialidad
Ambas clases de marcas cuentan con una aceptación y difusión superiores a las de las marcas comunes, y de ahí que requieran una mayor protección, pero dada la diversidad de grado en que presentan tales rasgos, también el ámbito y alcance de dicha protección debe de ser igualmente diverso en cada caso.
De esta forma, y puesto que la aceptación y difusión de la marca notoria no exceden de los sectores interesados, es obvio que dicha marca no precisa ser protegida fuera de tales sectores, por lo que las prerrogativas tradicionalmente reconocidas a la marca notoria han consistido básicamente en las siguientes:
i) Oponibilidad de la marca notoria, aun sin necesidad de su previo registro, sólo a través de su uso anterior en el mercado, a una marca registrada posterior con la que pudiera entrar en colisión, conforme a los parámetros propios del Derecho de marcas, esto es, identidad o similitud de los signos, y consiguiente riesgo de confusión entre el público, que incluye el riesgo de asociación (12).
ii) Mayor amplitud e intensidad que en el supuesto de las marcas comunes en la protección contra dicho riesgo de confusión.
La primera aparece expresamente en el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad industrial (CUP) de 20 marzo 1883, introducida en su Revisión de La Haya de 6 noviembre 1925, presente tras su última modificación, introducida por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 (13), y de ahí pasó a la mayor parte de los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión de París (entre ellos el nuestro, en concreto en el art. 3.2 LM), y también al Derecho comunitario de marcas, en los artículos 4.2.d) de la Primera Directiva sobre marcas (DM)(14) y 8.2.c) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC)(15); la segunda, en tanto que cuestión de hecho relativa a la mayor fortaleza que la notoriedad confiere a la marca, ha sido reconocida en la doctrina(16) y jurisprudencia españolas y comparadas, y en la jurisprudencia comunitaria reciente (17).
En cambio, los extraordinarios conocimiento y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia e intensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias (18), debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de marcas(19). Por otra parte, la difusión y reputación de la marca renombrada también deben quedar protegidos contra su posible menoscabo, e incluso desaparición en casos extremos, su depreciación entre el público, o su aprovechamiento indebido por parte de terceros ajenos al titular de la marca(20). Ello supone que la protección de la marca renombrada, sin llegar a ser absoluta(21), alcanza tal grado de magnitud y fortaleza que resulta enormemente atractiva para los operadores económicos, si bien el acceso a tal protección requiere dotar de renombre a la marca en los términos expuestos, además de estar en condiciones de acreditarlo, y ninguno de tales logros resulta fácil, ni tampoco las cualidades de la marca renombrada permanecen inalteradas, sino que, dependiendo de cómo se utilice dicha marca, evolucionarán en el mercado en un sentido o en otro (22).
b) Elementos cuantitativos y cualitativos
En principio, y pese a su proximidad conceptual, la distinción entre marcas notorias y marcas renombradas parece relativamente clara: las primeras sólo son conocidas entre los sectores interesados o pertinentes, mientras que las segundas lo son entre el público en general, aunque no necesariamente entre su totalidad. Sin embargo, llegar a determinar cuándo la difusión y aceptación de una marca traspasa la barrera de un sector de mercado e incide en todos los demás resulta muy complicado en la práctica, lo cual dio lugar a que la jurisprudencia de algunos países haya mostrado en ocasiones y hasta fechas bien recientes mejor intención que acierto al establecer los criterios de concreción de esta cuestión de hecho (23). Por otra parte, las consecuencias de aplicar a la marca una u otra calificación jurIdica no son ni mucho menos equivalentes, y de ahí el interés de los operadores económicos en hacer lo más flexible posible el acceso a la cualificadísima protección de la marca renombrada. A todo ello se añade la diversidad legislativa y las numerosas opiniones al respecto. El resultado ha sido una intensa polémica doctrinal y jurisprudencial sobre la distinción entre marca notoria y marca renombrada, en la ya de por sí traumática evolución normativa de ambas figuras.
La tendencia legislativa habitual había sido vincular la protección de la marca renombrada a criterios cuantitativos (24), pero un sector doctrinal, actualmente mayoritario (25), propugna el uso adicional de criterios cualitativos, basados en la reputación y prestigio de la...
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