El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo
| Autor | Ángel García Vidal |
| Páginas | 505-525 |
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[Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de octubre de 2003 («Adidas-Salomón AG, antiguamente Adidas AG, Adidas Benelux BV y Fitnessworld Trading Ltd.»)]
Es habitual encontrar en el tráfico productos que incorporan marcas ajenas, generalmente famosas, como elemento ornamental. Piénsese, por ejemplo, en corbatas, pañuelos, camisetas, etc., que reproducen marcas de automóviles o de perfumes. En estos casos la marca ajena no se usa para distinguir el producto, sino para decorarlo, y el público es consciente de ello. No obstante, suele existir un aprovechamiento de la reputación ajena y por esa razón los titulares de las marcas famosas o renombradas siempre han pretendido hacer valer su derecho de exclusiva frente a esta clase de usos. Ésta es, precisamente, una de las cuestiones afrontadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades EuropeasPage 506(TJCE) de 23 de octubre de 2003 («Adidas-Salomón AG, antiguamente Adidas AG, Adidas Benelux BV y Fitnessworld Trading Ltd.»). En ella, el Tribunal de Luxemburgo analiza si el ius prohibendi del titular de una marca renombrada se extiende hasta el punto de poder impedir la reproducción de la marca (o de un signo similar) con fines ornamentales.
La sociedad «Adidas-Salomón AG» es titular de una marca de carácter figurativo registrada en el Benelux para distintos tipos de ropa, formada por tres rayas paralelas de la misma anchura. En virtud de un contrato de licencia exclusiva, dicha marca es utilizada en los países del Benelux por «Adidas Benelux BV». La referida marca se coloca en la parte lateral y a lo largo de toda la prenda de vestir, de forma muy llamativa.
Por su parte, «Fitnessworld Trading Ltd.» es una sociedad domiciliada en el Reino Unido dedicada a la comercialización de ropa deportiva bajo el nombre de «Perfetto». En particular, «Fitnessworld Trading Ltd.» comercializa en los Países Bajos algunas prendas que llevan un motivo formado por dos rayas paralelas, de la misma anchura, colocada en las costuras laterales de la prenda y que contrastan con el color principal de la misma.
Ante estos hechos, «Adidas-Salomón AG» y «Adidas Benelux BV» demandan a «Fitnessworld Trading Ltd.» ante el Rechtbank te Zwolle solicitando la adopción de medidas provisionales en las que se ordenara a «Fitnessworld Trading Ltd.», entre otras cosas, dejar de usar en los Países del Benelux cualquier signo similar al motivo de tres rayas de Adidas. El Presidente del Rechtbank concedió las medidas solicitadas. Pero interpuesto recurso de apelación ante el Gerechtshof te Arnhem, este Tribunal desestima las pretensiones de «Adidas-Salomón AG» y «Adidas Benelux BV», por entender que no existe riesgo de confusión ni dilución de la marca de Adidas, ya que las dos rayas que figuran en las prendas de «Fitnessworld Trading Ltd.» son utilizadas como mero adorno o elemento decorativo.
Esta resolución judicial fue recurrida ante el Hoge Raad der Nederlanden, que, al albergar dudas acerca de la correcta interpretación de la Directiva 89/104/CEE, suspendió el procedimiento y planteó al TJCE las siguientes cuestiones prejudiciales:
1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE (...) en el sentido de que, en virtud de una ley nacional que adapta el Derecho interno a dicha disposición, el titular de una marca que goce de renombre en el Estado miembro de que se trata también puede oponerse al uso de la marca o de un signo similar a ella, de la forma y en las circunstancias previstas en dicha disposición, para productosPage 507o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca?
b) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a), en el supuesto de que una ley nacional haya adaptado el Derecho interno a la disposición del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, ¿debe interpretarse el concepto de riesgo de confusión, que figura en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, en el sentido de que éste existe cuando una persona distinta del titular de la marca utiliza una marca de renombre o un signo similar a ella, de la forma y en las circunstancias previstas en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a):
a) ¿Debe apreciarse en tal caso la cuestión de la similitud entre la marca y el signo valiéndose de un criterio distinto del de confusión (directa o indirecta) sobre el origen? De ser así, ¿según qué criterio?
b) Si en tal caso el público pertinente percibe el signo controvertido que supuestamente infringe la normativa como un mero elemento deco rativo, ¿qué importancia procede atribuir a esta circunstancia para res ponder a la cuestión de la similitud entre la marca y el signo?
.
En su Sentencia de 23 de octubre de 2003, el TJCE afirmó lo siguiente1:
«Sobre la primera cuestión Sobre la primera cuestión, letra a)
13. La primera cuestión, letra a), plantea el problema de si, aunque el artículo 5, apartado 2, de la Directiva sólo se refiere expresamente al uso de un signo por un tercero para productos o servicios que no son similares, dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros la facultad de establecer una protección específica de una marca registrada que goza de renombre cuando la marca o el signo posterior, idéntico o similar a la marca registrada, está destinado a ser utilizado o se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los designados por ésta.
14. Con posterioridad a la inscripción en el registro de la resolución de remisión, el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff (C-292/00, Rec, pág. 1-389), ha respondido afirmativamente a esta cuestión.
15. Habida cuenta de dicha interpretación y a efectos de dar una respuesta útil para la solución del litigio principal, es preciso entender que la primera cuestión, letra a), pide asimismo que se precise si un Estado miembro, cuando ejercita la opción que le ofrece el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, está obligado a conceder la protección específica de quePage 508se trata en caso de que un tercero utilice una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca de renombre registrada, tanto para productos o servicios no similares a los designados por ésta como para productos o servicios idénticos o similares.
16. Adidas y la Comisión alegan que, sobre este extremo, la respuesta debe ser afirmativa. La Comisión estima que una respuesta en ese sentido se deduce necesariamente del apartado 25 de la Sentencia Davidoff, antes citada.
17. El Gobierno del Reino Unido, en cambio, propone una respuesta negativa. Afirma que un Estado miembro puede adoptar disposiciones que se ciñan al tenor literal del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, es decir, limitadas a los productos o servicios que no sean similares. A su juicio, los Estados miembros no están obligados a conceder también la misma protección a productos o servicios idénticos o similares. El Gobierno del Reino Unido alega, en todo caso, que corresponde a los órganos juris diccionales nacionales interpretar las disposiciones que adaptan el Derecho nacional al artículo 5, apartado 2, de la Directiva en lo que respecta a la cuestión de qué nivel de protección pretende conceder el Estado miem bro a los titulares de marcas de renombre.
18. A este respecto, es preciso subrayar que, cuando un Estado miem bro ejercita la opción que les ofrece el artículo 5, apartado 2, de la Direc tiva, tiene que conceder a los titulares de marcas de renombre una pro tección que se ajuste a dicha disposición.
19. En la sentencia Davidoff, antes citada (apartados 24 y 25), el Tribunal ha señalado en apoyo de su interpretación que, habida cuenta de la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renom bre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares. A continuación, el Tribunal de Justicia ha declarado, con otros términos, que, en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares, la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (misma sentencia, apartado 26).
20. A la luz de estas observaciones, el Estado miembro, si ha adaptado el Derecho nacional al artículo 5, apartado 2, de la Directiva, debe, por consiguiente, conceder a los productos o servicios idénticos una protección al menos tan amplia como a los productos o servicios no...
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