La mala fe como causa de nulidad o denegación de registro en el Derecho Europeo de Marcas

AutorEugenio Olmedo Peralta
Páginas574-578

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STJUE (Sala Quinta ) de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries Pte. Lte contra Ankenævnet for Patenter og Varemærker (asunto C-320/12)

La armonización del Derecho de marcas a nivel comunitario se está produciendo de forma limitada. En este sentido, primero la Directiva 89/104/CEE y después la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 (DM), que la sustituye y codifica, coinciden en destacar que no es necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siendo suficiente con la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior. Esta opción para la armonización de las normas nacionales se lleva a cabo sin perjuicio de la construcción del sistema de la Marca Comunitaria, que tiene lugar sobre la base de un Reglamento directamente imperativo. En contraste, el objetivo de la armonización de las legislaciones nacionales se trata de conseguir a través del vehículo de la Directiva por la que se armonizan los aspectos más sustantivos del régimen de las marcas que pueden tener efectos sobre el Mercado Interior. Empleando dicho instrumento se consigue unificar las cuestiones relevantes, permitiendo a los Estados miembros cierta libertad en la regulación de los demás extremos. Según los esquemas comunitarios, ha de ser común en todos los Estados de la Unión la regulación de los criterios para la adquisición y conservación del derecho de marca, la delimitación de los signos que pueden constituir una marca y las causas de denegación o nulidad de éstas.

Sin embargo, precisamente en la enunciación de las causas de denegación o nulidad de la marca que realiza la Directiva 2008/95/CE se admite de forma expresa que algunas de ellas puedan ser consideradas por los Estados miembros con carácter facultativo, teniendo libertad para mantenerlas o introducirlas en sus legislaciones nacionales. En concreto, nuestras reflexiones versan en torno a la interpretación de una de estas causas facultativas, la contenida en el artículo 4.4.g) de la DM, que se refiere a aquellos supuestos en que la marca pueda confundirse con otra marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante. Desde una perspectiva de política legislativa, se trata de una causa de denegación o nulidad de carácter facultativo, por lo que los Estados miembros son libres para incorporarla en su normativa interna, como lo demuestra el hecho de que España haya optado por no introducir literalmente esta circunstancia en nuestra actual Ley de Marcas de 2001. En efecto, nuestra normativa nacional recoge la mala fe como causa de nulidad o denegación en el artículo 51.1.b), que establece la posibilidad de declarar la nulidad de una marca cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe, norma que coincide con el artículo 52.1.b) del Reglamento 207/2009, sobre la Marca Comunitaria, pero que dista de la causa de nulidad facultativa del artículo 4.4.g) DM. Ello es debido a que en nuestro ordenamiento el uso de la marca fuera del territorio español no tiene relevancia a la hora de aplicar las normas de nuestro sistema interno de marcas, sin embargo, se puede sostener que

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el solicitante de la marca actúa de mala fe a los efectos del artículo 51.1.b) LM cuando ha mantenido relaciones directas con el titular de una marca extranjera; tratándose de relaciones que han permitido conocer al solicitante que el tercero venía realizando un uso real y efectivo de la marca idéntica o confundible fuera del territorio español.

En tales supuestos, el resultado será análogo a si dicha causa facultativa hubiera sido incorporada en nuestro ordenamiento [vid. C. Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, págs. 642-643; Id., «El conflicto entre la solicitud de marca comunitaria y los signos distintivos nacionales anteriores», en Estudios sobre Marcas, Navarro Chinchilla y Vázquez García (coords.), Comares, Granada, 1995, págs. 15-27]. Sobre la interpretación del concepto de mala fe del artículo 51.1.b) de nuestra Ley de Marcas resulta interesante la STS de 22 de...

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