La licencia de la marca comunitaria
| Autor | Alberto Casado Cervino |
| Cargo del Autor | Dr. en Derecho; Vicepte. Oficina de Armonización del Mercado Interior |
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CONSIDERACIONES GENERALES
La marca constituye un bien económicamente valioso que forma parte del patrimonio de la empresa junto con otros bienes materiales o inmateriales. Como bien económicamente relevante la marca puede ser transmitida a través de cualquier medio que el derecho reconozca. Superada la concepción que consideraba que la marca constituía el objeto de un derecho de la personalidad, ya no se cuestiona la posibilidad de transmitir este signo a un tercero. La marca puede ser cedida, licenciada o ser objeto de otros negocios jurídicos.
Por licencia de marca se entiende aquel contrato en cuya virtud el titular de la marca (licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciatario) a usarla. La licencia, pues, se caracteriza por hacer posible que un derecho exclusivo, como es el uso de la marca, pueda ser ejercitado por una persona distinta de su titular. El licenciatario podrá disfrutar del uso de la marca pero no detentará su titularidad que permanecerá en manos del dador de la licencia o licenciante. Y esta es, precisamente, la principal diferencia que existe entre la licencia y la cesión, que implica una auténtica transmisión de la titularidad de la marca del cedente al cesionario. El principal efecto de la licencia es que evita que el licenciante pueda ejercer su ius prohibendi frente al uso de la marca por el licenciatario ya que no se produce una usurpación de los derechos del licenciante. Sin embargo, no es éste el único efecto que se deriva de la concesión de la licencia. Junto a este efecto de naturaleza negativa -imposibilidad de ejercer el ius prohibendi- existe otro de naturaleza positiva; a saber: el licenciante autoriza al licenciatario a usar la marca, le concede un derecho positivo de utilización.
La licencia de marca constituye un instrumento imprescindible para toda empresa que quiere extender su influencia económica de forma amplia, rápida y sin necesidad de confiar únicamente en su propia capacidad de inversión; especialmente, si no se pierden de vista las dificultades con que se puede encontrar una empresa, cualquiera que sea su volumen, para reunir suficiente capital para extenderse, en las condiciones señaladas, en el mercado. Por este motivo, la licencia de marca es una de las figuras que se utiliza cada vez con mayor frecuencia e intensidad y que está jugando un importante papel en el moderno sistema económico, especialmente, dentro del marco más general del contrato de franquicia.
La admisión de la licencia de marca no siempre ha sido, sin embargo, una cuestión pacífica. En contra de esta posibilidad se ha alegado que al ser usada la marca por varias personas como consecuencia de la licencia, difícilmente podría afirmarse que la marca pudiese desempeñar sus funciones. Especialmente, se cuestionó que una marca licenciada podría servir para identificar una sola fuente o procedencia empresarial. Para esta posición crítica, al licenciar una marca el signo que la integra identifica no un solo origen, sino una pluralidad de orígenes, quebrándose de esta suerte la función primordial de la marca e induciendo a error al público de los consumidores en cuanto a la procedencia empresarial de los productos o de los servicios que distingue. Y, en consecuencia, la marca licenciada estaría incursa en una de las causas de caducidad.
Ahora bien, estas críticas únicamente serían acertadas si el titular de la marca se limitase a autorizar a los terceros a usar su marca a cambio de la correspondiente contraprestación, sin adoptar y ejercer ninguna medida de control sobre los licenciatarios autorizados. Pero las mismas quedan sin fundamento cuando la licencia va acompañada del ejercicio efectivo y periódico de determinadas medidas de control. El elemento «control» constituye un nuevo factor cuyo alcance y consecuencias analizaremos más adelante y que ha permitido generalizar en los ordenamientos jurídicos la figura de la licencia.
Del contrato de licencia se derivan, con carácter general, una serie de ventajas tanto para el licenciante, como para el licenciatario. El beneficio del licenciante puede ser doble. Por un lado percibirá un canon o «royalty» que haya acordado con el licenciatario, que representa la contraprestación de la autorización otorgada. Pero, además de dicho canon, si el mismo existe, el titular de la marca se beneficiará también del posible incremento de la notoriedad o «goodwill» de la misma. Este refuerzo del prestigio o buena fama de la marca será una de las consecuencias de un adecuado uso de la marca. Finalmente, el titular de la marca se verá favorecido por la ampliación y consolidación de nuevos mercados como consecuencia de la utilización de la marca por el licenciatario. Por su parte, el licenciatario obtiene la ventaja de vincular su producto o servicio a un signo o símbolo ya introducido en el mercado, conocido por el público de los consumidores y que ya genera demanda. Y no se ve obligado a realizar el esfuerzo y el gasto, muchas veces prohibitivo y siempre incierto, de elegir e introducir un nuevo signo. En efecto, el licenciatario no sólo va a usar una marca ya conocida por el público, sino que además explotará el «goodwill» que está unido a esa marca. La licencia de marca se nos presenta, así, como uno de los más importantes sistemas de distribución de bienes y servicios que responde a las nuevas necesidades del tráfico.
Pero para que una licencia genere los beneficios y ventajas que hemos señalado, es preciso que cumpla una serie de requisitos y se someta a determinadas limitaciones previstas por la normativa comunitaria. Fundamentalmente, como vamos a examinar, en toda licencia el licenciante tiene que controlar adecuadamente la calidad y la naturaleza de los productos y servicios sobre los que va a figurar la marca.
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RÉGIMEN LEGAL
El Reglamento 40/94 dedica los artículos 22 a 24 a regular la figura de la licencia, que encuentran sus antecedentes en el artículo 8 DM. También son relevantes, entre otros, el artículo 50.1.c) RMC que se inspira en el artículo 12.2.b) DM y las Reglas 33 a 35 del Reglamento de Ejecución. El principio general que inspira toda la normativa comunitaria es que las reglas sobre la licencia de marca no pretenden suplantar la voluntad de las partes. Las partes contratantes podrán acordar libremente su contenido y alcance. Sólo en determinados supuestos y en ausencia de cláusula contractual expresa será de aplicación lo previsto en el Reglamento 40/94 y sus normas de...
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