Jurisprudencia
| Autor | Manuel Alba Fernández |
| Cargo | Profesor Ayudante de Derecho Mercantil Universidad Carlos III de Madrid |
| Páginas | 33-64 |
PALABRAS CLAVE
Resolución, Centro de Arbitraje y Mediación, Jurisprudencia, propiedad industrial, mala fe, nombres de dominio
I. RESOLUCIONES DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA OMPI/WIPO SOBRE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS
En este número nos proponemos realizar una resumida exposición de los aspecto más destacados de las resoluciones emitidas por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI/WIPO (CMA) durante el año 2005 con repercusión en el ámbito nacional. Como se sabe, el CMA es uno de los servicios ante los que puede iniciarse el procedimiento administrativo al que para la resolución de controversias entre marca y nombres de dominio (de segundo nivel con extensión ".com", ".org" y ".net", así como algunas ccTLDs de determinados países) deben someterse sus titulares. Dichas controversias, además de limitarse a los conflictos identificados, son resueltas conforme a la "Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio", aprobada por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en agosto de 1999. Los requisitos básicos para que pueda prosperar la pretensión del titular de una marca se hallan recogidos en el párrafo 4.a de la Política, y pueden ser resumidos en tres: registro por parte del demandado de un nombre de dominio que cree confusión con la marca de titularidad del demandante, ausencia de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio del demandado, que el registro y el empleo del mismo se hayan llevado a cabo de mala fe.
El significado que cada uno de estos requisitos tiene en el marco y aplicación de la Política debe buscarse en el conjunto de decisiones emitidas al amparo de la misma. No obstante, en sus párrafos 4.b y 4.c la Política ofrece a título ejemplificativo determinadas circunstancias cuya prueba permitirá considerar probados, respectivamente y por la parte en cada caso interesada, la presencia de un interés legítimo sobre el nombre de dominio por parte de su titular, por un lado, y su registro y uso de mala fe, por otro. El objeto de esta crónica es precisamente tratar de dar una breve visión del perfil que la aplicación de todas estas directrices adquiere en las decisiones que serán citadas. A tal efecto, nos centraremos en las referencias que a cada una de ellas se contienen en los diferentes pronunciamientos.
II. IDENTIDAD O SIMILITUD COMO CIRCUNSTANCIAS DETONANTES DE CONFUSIÓN ENTRE MARCA Y NOMBRE DE DOMINIO
En los casos estudiados la exigencia relativa a la identidad o similitud entre la marca y el nombre de dominio en conflicto confirma los criterios adoptados en ocasiones anteriores por panelistas del CMA. Como sabemos, dada la naturaleza y composición de los nombres de dominio, tal identidad o similitud solo es susceptible de apreciarse con marcas denominativas. Esta similitud o identidad, además, debe medirse por comparación entre la marca y únicamente el SDN, con exclusión por tanto del TLD, y en ocasiones se establece no sólo en un plano literal o fonético, sino además ideológico o conceptual.
Así:
Comunidad Autónoma de Galicia c. A Casa Encantada, asunto "plangalicia.com" (Caso Núm. D2005-0785):
"En relación a la extensión «.com», característica de un nombre de dominio genérico, numerosas Decisiones del Centro han concluido que por ser un término de obligatoria inclusión en nombres de dominio de primer nivel no debe entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud. En efecto, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en éste de los elementos «.com», «.net» «.org», «.biz», etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad o confundibilidad, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio".
Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. c. Asesoría Materiales Exportación S.L., asunto "baterías Tudor" (Caso Núm. D2005-0621):
"To carry into effect the similarity analysis, a panel must not take into account the generic top-level domain (gTLD) «.com», because such gTLD has no legal significance".
Group Kaitu, LLC y Darkside Productions, Inc. c. Burmar Promociones E Imagen, S.L., asunto "erosguia.com" (Caso Núm. D2005-0223):
"El Panel encuentra que entre las expresiones EROS GUIDE y EROS GUIA prevalecen significativamente las coincidencias frente a las diferencias. Tanto es así que la segunda está totalmente comprendida dentro de la primera con excepción de la última letra «a». Asimismo, siendo una la traducción de la otra cabe concluir que EROS GUIDE y EROS GUIA se confunden en los campos gráfico, fonético e ideológico o conceptual. En consecuencia, el Panel encuentra que el Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4. a) i)".
Entre las condiciones impuestas al demandante relativas a la marca cuya titularidad se alega, nuevamente, las sentencias producidas durante el pasado año reiteran varias reglas ya consolidadas: en primer lugar, es suficiente que la titularidad de la marca derive de la inscripción en un registro nacional (y ello a pesar de la "deslocalización" que implica el empleo de un nombre de dominio de similar o igual contenido en la red), en segundo lugar, la titularidad reconocible bajo la jurisprudencia del CAM que aplica la Política puede igualmente derivar del uso del signo siempre que su intensidad desemboque en la existencia de una marca notoria, incluidos los casos en los que el referido signo sea el nombre civil de una persona física.
Automóviles de Luarca, S.A c. NUCOM, Domain Name Brokers, asunto "alsa.com" (Caso Núm. D2005-0282):
"The Panel finds that the Complainant has protected rights in the ALSA mark. Previous panels have established that registration of a mark, irrespective of where it is registered, gives a complainant rights in the mark within the meaning of Policy, paragraph 4(a)(i). Because the "essence of the Internet is its world wide access," a respondent's registration of a disputed domain name may be challenged on the basis of its confusing similarity to a mark registered in any country. See Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree, WIPO Case No. D2002-0358 (July 16, 2002); Bennett Coleman & Co. Ltd. v. Steven S. Lalwani, WIPO Case No. D2000-0015 (March 11, 2000)".
Generalitat de Catalunya c. Hello Domain of New York, asunto "generalitatdecatalunya.com" (Caso Núm. D2005- 0010):
"First, it has to be determined whether the Complainant has trademark rights in the name in order to allow it to initiate the present procedure. The Panel finds that previous UDRP decisions regarding GENERALITAT DE CATALUNYA have duly established the Complainant's rights (see Generalitat de Catalunya v. Thomas Wolf, Wolf Domains, WIPO Case No. D2002-1124; and Generalitat de Catalunya v. Luis Toribio Troyano, WIPO Case No. D2003- 1004). The test applied to distinguish protected trademarks of this kind from those which are non protectible bears reference to whether the mark, by its use, has acquired distinctiveness so as to distinguish the goods or services of one enterprise from those of another. It is accepted that the Complainant in this case has proven this element by establishing that the name GENERALITAT DE CATALUNYA, is used for important advertising campaigns in newspapers, on television and in magazines in order to promote its services to the citizens. It also uses this sign to promote its tourism industry all over Spain and in other countries. The name GENERALITAT DE CATALUNYA is used in connection with different services. Consequently, it has been duly held in Generalitat de Catalunya v. Thomas Wolf, Wolf Domains, WIPO Case No. D2002-1124 that «...Complainant has proved that the name GENERALITAT DE CATALUNYA performs the function of a trademark by distinguishing information services throughout the Autonomous Community of Catalonia, and that said mark is a well-known trademark according to evidence submitted by Complainant». It has also been held by previous Panels that unregistered trademarks deserve protection provided that national laws constitute the grounds for such protection. Spanish law does, but establishes a higher threshold: said unregistered trademark must be well known. The same criteria have been recognized as to determine whether a non registered trademark could benefit from the protection allowed to a registered one, ie: perform the function of a trademark and be well known. For the above mentioned reasons and evidenced in previous cases, the Panel is of the opinion that the name GENERALITAT DE CATALUNYA, has acquired the status of well-known mark".
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa c. Instituto Cultural "Mario Vargas Llosa", asunto "vargasllosa.org" (Caso Núm. D2004- 0957):
"El tratamiento jurídico de marca que se le han atribuido a los nombres propios de personalidades o personajes del mundo de las artes, la cultura, la música, el entretenimiento, la política etc, que no se encuentren registrados, ha sido un tema ampliamente discutido por los Expertos de la OMPI, lográndose establecer algunos criterios que sirven para definir cuando procede su tutela. El propio Demandante aclaró en su demanda que no posee registro de marca que ampare la denominación «Mario Vargas Llosa». No obstante lo anterior, él mismo menciona dos factores que pueden ser tomados en consideración para que el nombre MARIO VARGAS LLOSA sea considerado una marca. En primer lugar, describe en forma detallada su historia literaria, sus galardones en todo el mundo y los distintos idiomas en los que ha sido traducida su obra, por lo que demuestra la fama y prestigio detrás del nombre MARIO VARGAS LLOSA. En segundo lugar, el Demandante también indica los casos que han sido resueltos ante el Centro en los que se han tutelado los derechos sobre nombres civiles de personalidades a tal grado que se han sido...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba