La doctrina de los equivalentes a la luz del caso Hilton Davis chemical co. C. Warner-Jenkinson company, inc.

AutorJosé Miguel Cólera Rodríguez
Cargo del AutorÁrea de Derecho Mercantil Universidad de Santiago de Compostela

(Comentario a la Sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos, de 8 de agosto de 1995)

  1. INTRODUCCIÓN

    El 8 de agosto de 1995 el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos (en adelante, TACF) -Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)- dictó su esperada sentencia en el asunto Hilton Davis Chemical Co. c. Warner-Jenkinson Company, Inc. (1). En esta sentencia el TACF abordó las tres cuestiones siguientes, sobre las que se había suscitado un animado debate:

    1. a si para declarar la violación de una patente con base en la doctrina de los equivalentes basta la prueba de la «triple identidad»: función-modo-resultado;

    2. a si la aplicación de la doctrina de los equivalentes supone un juicio de equidad y está, por tanto, reservada a los tribunales; o si, por el contrario, cabe que la aplique el jurado, pues es una mera cuestión de hecho; y

    3. a si es discrecional o no aplicar la doctrina de los equivalentes en función de las circunstancias de cada caso.

    De estas tres cuestiones -que en el Derecho norteamericano aparecen íntimamente relacionadas- la primera es la que mayor interés ofrece desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurIdico, puesto que en España los litigios en materia de patentes se enjuician sin la intervención de jurado. El presente comentario se centrará básicamente en esa primera cuestión, con independencia de que se hagan las referencias oportunas a los otros dos puntos señalados, en aras de la necesaria visión de conjunto del caso y por imposición de la propia realidad jurIdica estadounidense, en la que no pueden analizarse de forma completamente separada aquellos tres temas.(2)

    La expectación que había despertado la sentencia del TACF estaba justificada por la controversia que en los últimos años había suscitado la aplicación de la doctrina de los equivalentes. En efecto, a las dificultades inherentes a la puesta en práctica de esta doctrina se había sumado la incoherencia entre algunas decisiones del TACF. Algunas de sus salas (panels) ponían en tela de juicio la frecuente aplicación de esa doctrina, por cuanto el recurso excesivo a la misma era susceptible de provocar una pérdida de confianza en la literalidad de las reivindicaciones como factor determinante y como medida del ámbito de protección de la patente(3). Otras salas del TACF insistían en que la doctrina de los equivalentes debería aplicarse únicamente si ciertos «factores de equidad» (equitable factors) así lo aconsejaban(4). Pues bien, para zanjar las diferencias en el seno del TACF éste resolvió decidir en pleno (en banc) la apelación interpuesta por Warner-Jenkinson. Sin embargo, el remedio no hizo otra cosa que agravar la polémica, pues -lejos de lograr la uniformidad deseada- los jueces del TACF dictaron sentencia sobre la base de una apretada mayoría: siete votos contra cinco. Además, todos los jueces que votaron en contra suscribieron, al menos, uno de los tres votos particulares disidentes (dissenting opinions). Las discrepancias en el seno del TACF fueron decisivas, sin duda, para que el Tribunal Supremo admitiese conocer el asunto mediante un writ of certiorari promovido por Warner-Jenkinson, lo cual ha despertado una enorme expectación (hasta el punto de que dieciséis amici curiae -entre los que se encuentra la propia Administración norteamericana- han elevado sus conclusiones al Tribunal Supremo en forma de briefs)(5). A continuación ofrecemos una traducción española de los pasajes más significativos de la sentencia(6), así como de los cuatro votos particulares presentados: las tres dissenting opinions a que hemos aludido y un voto concurrente (concurring opinión). Seguidamente, expondremos algunas consideraciones sobre las implicaciones del caso Hilton Davis en relación con la doctrina de los equivalentes, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo. [Es de señalar que el 15 de octubre de 1996 se celebró la vista oral ante este Alto Tribunal (oral argumeni), en el curso de la cual tuvo lugar un interesante intercambio de pareceres.]

  2. DOCTRINA DE LA SENTENCIA

    Hilton Davis Chemical Co. demandó a Warner-Jenkinson Co., Inc., por violación de la patente US núm. 4.560.746 (la patente 746). El jurado estimó que la patente era válida y que Warner-Jenkinson la había infringido según la doctrina de los equivalentes. El Tribunal que conoció en primera instancia pronunció su sentencia sobre la base del veredicto del jurado [Hilton Davis Chem. Co. c. Warner-Jenkinson Co.y núm. C-1-91-218 (SD Ohio, 22 de junio de 1992)]. Puesto que pruebas concluyentes apoyan el veredicto del jurado, el TACF en pleno confirmó la sentencia apelada(7).

    1. Antecedentes de hecho

      Hilton Davis y Warner-Jenkinson fabrican colorantes; entre éstos se encuentran el Colorante Rojo #40 y el Colorante Amarillo #6, ambos pertenecientes a la clase FD&C (food, drug and cosmetics: alimentación, droguería y cosmética). El procedimiento de fabricación de estos colorantes origina, como subproductos, una serie de impurezas que los fabricantes deben extraer de los colorantes, para así respetar los estrictos requisitos administrativos de pureza en los sectores de la alimentación y la droguería. En el pasado, Hilton Davis y Warner-Jenkinson usaron un procedimiento costoso y antieconómico para purificar los colorantes, conocido como salting out (consistente en precipitar una sustancia añadiendo sal). La patente '746, concedida a Hilton Davis, revela un procedimiento de purificación mejorado que sustituye el salting out por la «ultrafiltración» (ultrafiltration). Este último procedimiento se sirve de la osmosis para separar los componentes de una solución haciendo pasar algunos de ellos -pero no otros- a través de una membrana.

      Los inventores depositaron su solicitud inicial de patente después de unos ensayos realizados en octubre de 1982 y enero de 1983; concedida-la patente '746, la misma fue publicada en 1985. Esta patente tiene por objeto un procedimiento para purificar colorantes comerciales, entre los que se encuentran el Colorante Rojo #40 y el Colorante Amarillo #6. La reivindicación litigiosa es del siguiente tenor:

      [...] [U]n procedimiento para la purificación de un colorante [...] con utilización de una membrana cuyos poros presentan un diámetro nominal de 5 a 15 Angstroms, a una presión hidrostática de 200 a 400 p.s.i.g., aproximadamente, a un pH de 6.0 a 9.0, aproximadamente [...] (la negrita es del TACF).

      Durante la tramitación del expediente en la Oficina de Patentes los solicitantes añadieron la frase «a un pH de 6.0 a 9.0, aproximadamente» para distinguir su procedimiento, del que es objeto de la patente US núm. 4.189.380, concedida a Booth et ai (la patente de Booth). La patente de Booth hace público un procedimiento de ultrafiltración que -entre otras diferencias con relación al procedimiento objeto de la patente '746- opera a un pH superior a 9, preferiblemente entre 11 y 13. Por su lado, Warner-Jenkinson había ensayado en 1982 un procedimiento de separación por medio de membrana, aplicándolo a una solución de colorante que había sido previamente sometida a salting out.

      Warner-Jenkinson no tuvo noticia de la patente '746 de Hilton Davis hasta octubre de 1986, una vez que había comenzado a explotar comercialmente su procedimiento de ultrafiltración para purificar el Colorante Rojo #40. Por otra parte, el procedimiento de Warner-Jenkinson fue conocido por Hilton Davis en 1989; éste demandó a aquél en 1991 por violación de patente. A petición de parte, los hechos fueron sometidos a un jurado. Éste se pronunció en el sentido de que la patente '746 era válida y que, en aplicación de la doctrina de los equivalentes, dicha patente estaba siendo infringida por Warner-Jenkinson. No obstante, el jurado estimó que Warner-Jenkinson no había violado la patente de forma dolosa y fijó la indemnización que éste debía pagar en una cifra que representaba el 20 por 100 de lo reclamado por Hilton Davis. Por su parte, el Tribunal de distrito desestimó las peticiones de Warner-Jenkinson posteriores al juicio y dictó una orden por la que intimaba a Warner-Jenkinson que cesase definitivamente en la explotación del procedimiento, a no ser que lo llevase a cabo a presiones superiores a 500 p.s.i.g. y a pHs por encima de 9.01.

      Warner-Jenkinson apeló ante el TACF la decisión que afirmaba la validez de la patente, así como la que estimaba violada la misma. Después de que una sala (panel) de este Tribunal (el TACF) hubiese celebrado vista oral el 9 de julio de 1993, el pleno del Tribunal (the court en banc) decidió volver a escuchar a las partes antes de entrar a considerar las importantes cuestiones que suscita este caso en relación con la doctrina de los equivalentes. Este Tribunal instó a las partes a que presentasen sus alegaciones sobre las tres cuestiones siguientes:

      1.a Para estimar que se ha producido la violación de una patente según la doctrina de los equivalentes, ¿es preciso probar otros extremos además de la identidad -o identidad en lo sustancial- de a) función, b) modo y c) resultado? Si es así, ¿qué otros aspectos deberían ser objeto de prueba?

      2.a ¿La resolución sobre la violación de una patente con base en la doctrina de los equivalentes supone un juicio de equidad que corresponde al tribunal, o se trata, al igual que la infracción literal de las reivindicaciones, de una cuestión de hecho que debe ser sometida al jurado en los casos en que exista?

      3.a Cuando no hay infracción literal de la reivindicación, ¿es discrecional, a la vista de las circunstancias del caso, la aplicación de dicha doctrina por el tribunal de primera instancia para valorar si se ha infringido el jus prohibendi del titular de la patente?

    2. Fundamentos de derecho

      I

      El presente caso ofrece la oportunidad de replantear el tema sobre los requisitos para apreciar la violación de una patente a la luz de la doctrina de los equivalentes. Los tribunales han aplicado la doctrina de los equivalentes, para proteger el...

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