Hacia un modelo de utilidad europeo

AutorJosé A. Gómez Segade
Cargo del AutorCatedrático de Derecho Mercantil Universidad de Santiago de Compostela
  1. INTRODUCCIÓN

    En numerosos países existe una modalidad de proteger ciertas pequeñas invenciones, denominada modelo de utilidad. En términos generales puede afirmarse que mediante la figura del modelo de utilidad, nacida en Alemania a finales del siglo XIX, se protegen invenciones que se caracterizan por su corporeidad o forma externa, y que en ningún caso pueden consistir en un procedimiento (1).

    Paralelamente, en algunos países, como Australia, junto a las patentes ordinarias existen unas patentes de segunda categoría (petty patents), para cuya protección se exigen los mismos requisitos que para las patentes ordinarias, pero cuya obtención es más rápida, barata y menos rigurosa en términos generales (2). Después de haber requerido la opinión de representantes de diversos países, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo AIPPI), en la reunión de Presidentes celebrada en Río de Janeiro en mayo de 1985, estimó que «los modelos de utilidad pueden incentivar al inventor protegiendo los desarrollos técnicos con menor actividad inventiva que la exigida para las patentes de invención, y garantizando una protección más rápida y eficaz» (3). En el Congreso de Londres, celebrado en junio de 1986, y tras nuevos informes emitidos por los distintos grupos nacionales, en los cuales se reitera la importancia económica y jurídica de la protección de los modelos de utilidad (4), la AIPPI reconoció que existían dos concepciones fundamentales de los modelos de utilidad. Por un lado, la de aquellos países que protegen mediante modelos de utilidad las nuevas invenciones, que se traducen en una forma externa que cumple un fin técnico. Por otro lado, la de aquellos ordenamientos en los que las patentes y los modelos de utilidad protegen esencialmente las mismas invenciones, pero exigiéndose una menor actividad inventiva para los modelos de utilidad. Sin embargo, se estima que los modelos de utilidad son beneficiosos para la sociedad, y por eso se recomienda su regulación siempre que se cumplan varios requisitos, entre ellos, que no sean sometidos a un examen previo y que su duración no sea superior a diez años (5).

    En el ámbito comunitario existen diferencias notables entre los distintos ordenamientos. Hay países, como el Reino Unido, que carecen de cualquier institución paralela a las patentes para proteger las invenciones, y otros, como Alemania, España, Italia y Portugal, que regulan desde hace tiempo los modelos de utilidad. En algunos, como Holanda, está en preparación una ley que regula los modelos de utilidad (6), mientras que en los restantes se han introducido recientemente los modelos de utilidad, o figuras que cumplen sus mismos fines. Por supuesto, en la aparición de estas figuras pueden haber influido distintas circunstancias, como el que sea demasiado amplio el plazo que transcurre hasta la obtención de la patente, o el costo de las patentes nacionales obtenidas por la vía europea (7). Resulta elocuente en este sentido el ejemplo de España, en donde, tras la adhesión al Convenio de la Patente Europea (CPE), ha descendido notablemente el número de patentes solicitadas por la vía nacional, aunque se haya incrementado el número de solicitantes nacionales, mientras que el número de solicitudes de modelos de utilidad ha permanecido prácticamente estable (8). Pero, aun prescindiendo de los factores mencionados, el impulso decisivo para la consolidación de un segundo nivel de protección para las pequeñas invenciones seguramente se debe a consideraciones de orden económico y competitivo. Se parte del convencimiento de que es justo y conveniente estimular la creatividad, otorgando una protección rápida, sencilla y económica a invenciones que no tienen el nivel necesario para obtener una patente fuerte, es decir, una patente que ha sido concedida mediante un examen previo de los requisitos de patentabilidad, o al menos con un informe sobre el estado de la técnica. Dato común de todas estas variedades de protección de segundo nivel para las invenciones, con independencia del nomen iuris utilizado, es, efectivamente, que su obtención es más sencilla, rápida y económica, y que, como contrapartida, su duración es menor que la de la patente. Veamos, pues, sintéticamente, cuál es la situación en los diversos países comunitarios.

  2. LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES POR UN TITULO DISTINTO DE LA PATENTE EN LOS PAÍSES COMUNITARIOS

    1. Países que unicamente disponen de la patente como medio para proteger las invenciones

      Sólo tres países comunitarios carecen de una figura que permita proteger las invenciones, o al menos algunas de ellas, al margen de la patente ordinaria. Se trata de Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido.

      Dejando a un lado Luxemburgo, por su escasa entidad, y teniendo en cuenta que en Holanda se está debatiendo un proyecto para crear una figura equivalente a los modelos de utilidad (9), el único país en que se manifiesta este vacío es el Reino Unido. Pero esta realidad no puede oscurecer el dato de que también en el Reino Unido han existido intentos en el mismo sentido. Así, ya en 1983, en el Green Paper sobre Derechos de Propiedad Industrial e Innovación (10), se proponía la creación de una «secónd tier patent», pero esta posibilidad fue rechazada por la industria, estimando que ofrecía demasiada inseguridad en comparación con la patente registrada (11). Para cubrir parcialmente la laguna existente, la Copyright, Designs and Patent Act de 1988 introdujo una nueva clase de modelos, los modelos no registrados (sección 213), que permiten proteger una nueva forma externa, con independencia de que cumpla una función estética o utilitaria. Es claro que, de esta forma, al menos indirectamente pueden resultar protegidas algunas invenciones menores que se reflejen en una forma externa, pero obviamente se tratará de un simple efecto reflejo. Objeto de protección no es la innovación tecnológica, sino la forma externa, y, por tanto, nos alejamos del campo de la innovación tecnológica, porque no se exige ningún tipo de actividad creadora (12).

    2. El régimen de los modelos de utilidad en España

      En España, el modelo de utilidad incorporado a nuestro Derecho, a imitación de Alemania, en el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, adquirió pronto una gran importancia práctica (13), como lo demuestran los datos de solicitudes presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Quizá por esto en la Exposición de Motivos de la vigente Ley de patentes de 1986, que ha modernizado y clarificado su régimen jurídico, se justifica su mantenimiento «por ser una institución que corresponde en muchos casos al nivel de nuestra tecnología, como lo demuestra el hecho de solicitarse esta modalidad de protección, en más de un 80 por 100, por nacionales».

      La regulación del modelo de utilidad en la Ley de patentes ofrece importantes diferencias con lo dispuesto en el viejo EPI, y no sólo porque se precisan anteriores ambigüedades e incorrecciones, sino porque se introducen modificaciones de fondo y de forma. Ante todo, la nueva regulación del modelo de utilidad lo separa definitivamente de los modelos industriales para insertarlo en la órbita de las patentes, en la medida en que se protegen invenciones, aunque sean de menor importancia. De todas formas, el legislador no se atrevió a romper definitivamente con el pasado. Por el contrario, sigue conservándose el requisito de la corporeidad, aunque éste deba interpretarse muy ampliamente, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 143.3 de la Ley de patentes, a cuyo tenor no son protegibles mediante modelo las invenciones de procedimiento (14). Por lo demás, para que haya una invención protegible mediante modelo no basta que haya una modificación interna o externa de un bien mueble corporal, es decir, de un «objeto» en la terminología legal. Es preciso también que dicha modificación de forma produzca una «ventaja práctica apreciable» para el uso o fabricación (art. 132.1 LP).

      Para que la modificación de la configuración, estructura o constitución de un objeto sea protegible mediante modelo de utilidad tienen que concurrir los requisitos de novedad y actividad inventiva. No se menciona expresamente la susceptibilidad de aplicación industrial, porque en la mens legislatoris dicho requisito forma parte ontológicamente del concepto de modelo de utilidad. A efectos de comprobar si el modelo es nuevo deberá compararse con el estado de la técnica. Pero el estado de la técnica, relevante para comprobar la novedad del modelo de utilidad, muestra dos importantes diferencias con lo dispuesto en el artículo 6.2 en materia de patentes. En primer lugar, en el caso de los modelos, el estado de la técnica está integrado por lo que efectivamente se ha divulgado, mientras que en materia de patentes basta la posibilidad de divulgación («accesibilidad al público»). En segundo término, la novedad exigida para los modelos es simplemente nacional, por contraste con la novedad universal prescrita para las patentes. La actividad inventiva exigida en el caso de los modelos de utilidad también es distinta de la que exige el artículo 8 LP. A tenor del artículo 146.1 LP, «se considerará que existe actividad inventiva si la invención no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia» (cursiva propia). Se exige, pues, menor actividad que en el caso de las patentes, aunque no será fácil precisar cuándo existe esa que podríamos llamar «superevidencia» que impide la concesión de un modelo. Si existe una mínima actividad creadora y, por tanto, el experto medio necesita una mínima reflexión, aunque pueda llegar con relativa facilidad a conseguir la regla técnica, habrá actividad inventiva suficiente para conceder el modelo.

      El modelo de utilidad se concede sin examen previo y sin necesidad de realizar informe sobre el estado de la técnica, simplemente tras un llamamiento a la oposición de terceros. Contestadas las oposiciones...

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