El contrato de Know-How
| Autor | Eduardo Chulià Vicent. Teresa Beltrán Alandete |
| Cargo del Autor | Abogados |
CAPÌTULO VI
EL CONTRATO DE KNOW HOW
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CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL KNOW HOW EN GENERAL
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Antecedentes
Es consecuencia de los grandes avances industriales y tecnológicos ocurridos en el Mundo, luego de la II Guerra Mundial. Las características de los mismos, y en algunas ocasiones su fugacidad, hacen que no puedan acogerse a los antiguos derechos de patentes; sin embargo, las empresas en posesión de técnicas fuera de lo corriente, de nuevas invenciones, de eficaces métodos de trabajo, guardan celosamente estas innovaciones, ya que les permite competir con ventaja en los respectivos mercados.
Como dice el Profesor Vicént Chuliá, la tecnología(50) actual, especialmente la técnica punta, hace que la competencia entre las empresas se sitúe en pequeños avances que difícilmente serían patentables y, en todo caso, por su rápida absolencia, no llegan a patentarse. Como la mayor parte de los contratos atípicos que estamos examinando, el Knowhow es de origen anglosajón, comenzando a desarrollarse en los Estados Unidos, pero se expansionó rápidamente a otros países industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania.
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Importancia
El profesor Massaguer(51) ha puesto de relieve el primordial papel de estos contratos en el proceso de transferencia de tecnología, citando al efecto, diversas estadísticas que señalan que el veinticinco por cien de los contratos de transferencia de tecnología en los Estados Unidos, celebrados con empresas extranjeras eran de licencia de know how, mientras que un cuarenta por cien eran contratos mixtos de explotación de patentes y de know how. En Alemania tienen una proporción muy importante, ya que la tercera parte de los contratos de tecnología son de licencia de know how, idéntica cifra se puede aplicar a las Comunidades Europeas. Mayor proporción tienen aún en el Japón, ya que estos porcentajes se pueden elevar al cincuenta por cien.
El contrato de know how tiene una gran importancia en España, ya que se da una desproporción entre un desarrollo económico muy aceptable y una deficiente tecnología, como ha puesto de relieve José María Delgado Cobos(52), teniendo forzosamente que acudir a técnicas más avanzadas del extranjero.
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Diferencias con figuras jurídicas afines
La carencia de reglamentación legal en el derecho español, ha hecho que se apliquen a esta clase de contratos el de otras figuras jurídicas afines, por analogía, siendo evidente que hay caracteres que las difieren.
Donde muestran más esta similitud es con la denominada Licencia de Patentes. Sin embargo, hay puntos esenciales de diferencia: toda innovación técnica debidamente patentada está debidamente protegida en virtud de este acto jurídico, no siendo un secreto de la empresa que lo ha efectuado, dado el carácter público del Registro de Patentes y Marcas; condición que no se da en los contratos de know how, ya que el secreto de la nueva técnica o de la invención es fundamental, y como hemos dicho, la mayor parte de las veces no se llega a patentar.
También hay una importante distinción entre los contratos de compraventa y los de know how. De acuerdo con el Código Civil (art. 1.445), por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. En el know how, el transmitente no vende sus conocimientos, tan sólo autoriza su uso, lo que se materializa mediante la entrega de planos, maquinaria, cintas, etc.
Idénticas consideraciones se pueden realizar respecto al arrendamiento de cosas o de servicios, previstos en los arts. 1.542 y siguientes del Código Civil. En el contrato de know how tenemos que el cedente no pierde la posibilidad de utilizar salvo pacto en contrario la tecnología que transfiere en el contrato, y que su obligación no es poner a disposición del arrendatario elementos materiales, como bienes muebles, servicios, etc.. sino la de transmitir una serie de conocimientos técnicos.
Para otros autores, el contrato de know how es similar al contrato de asistencia técnica, teoría que en la actualidad ha caído en desuso, por el carácter secreto del know how, no existente en la asistencia técnica.
Recapitulando estas consideraciones previas, podemos indicar, antes de entrar en el estudio específico del contrato, que know how significa, según definición de la Cámara de Comercio Internacional, conocimientos aplicados métodos y datos que son necesarios para la utilización efectiva y puesta en práctica de técnicas industriales; para la Ley Alemana, know how es sinónimo de adelanto inventivo, procedimiento de fabricación, construcciones y demás adelantos enriquecedores de la técnica, que deben ser secreto de empresas. Para el profesor Gómez Segade(53) know how es: todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales, o sobre ideas o procedimientos comerciales, que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.
Entre la escasa legislación española sobre el tema, tenemos el Decreto 1.750/87 de 18 de diciembre, y en su artículo 1.a) se refiere indirectamente al know how como conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva. El Tribunal Supremo en su conocida sentencia de 24 de octubre de 1974, define el know how, en uno de sus considerandos: ... la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, significativo de lo que doctrinalmente se denomina know how, es decir, el saber hacer, ... puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considera que sea un bien en sentido... económico..., o ya que se trata de un bien en sentido jurídico, por poseer las características propias de estas ideas, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrantes de un auténtico bien inmaterial....
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EL CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW HOW
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Concepto
Al no existir en el Derecho positivo español legislación específica de know how, para una definición de los contratos de este tipo, necesariamente tenemos que acudir a las definiciones doctrinales y a la legislación extranjera, José Massaguer(54) considera que el título apropiado para estos contratos es el de Licencia de know how, y lo define como: negocio jurídico celebrado entre personas, físicas o jurídicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciante), titular de un know how (el know how licenciado), autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga, por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo de know how licenciado. En los cuadernos de IMPIVA(55), de la Generalidad Valenciana, se le considera: negocio jurídico en virtud del cual una de las partes (transferente) se compromete a poner a disposición de la otra parte (adquirente o receptor) los conocimientos técnicos constitutivos del know how de modo definitivo, desprendiéndose de ellos en todo o en parte, o bien a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotación por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación determinada normalmente en forma de cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre producción o venta.
Con respecto a la definición, tenemos que manifestar que los autores distinguen dos clases de contratos: el know how puro, en que sólo se transmiten aisladamente los conocimientos técnicos, sin tener vinculación alguna con ninguna otra figura jurídica; y el know how mixto, en que junto con el contrato de transmisión de conocimientos, aparece confinado con el mismo el derecho a explotar otra figura jurídica, como puede ser una patente, una marca, un rótulo, etc..
El Reglamento de la C.E.E. número 556/89, de 30 de noviembre de 1988 en su artículo 1. 7.5) define los acuerdos puros de licencia de know how, como aquellos por los que una empresa, el licenciante, accede a comunicar el know how, con o sin la obligación de revelar cualquier mejora posterior, a otra empresa, el licenciatario, para su explotación en el territorio concedido. Y en el mismo artículo 6), define los acuerdos mixtos de licencia de know how y de licencia de patentes como aquellos no exentos, con arreglo al Reglamento 2.349/84, por los que se concede una tecnología constituida a la vez por elementos no patentados y patentados en uno o más Estados miembros.
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NATURALEZA JURÍDICA
Se trata de un contrato atípico, como todos los que estamos estudiando en este libro, por no existir disposición legal alguna. Es consensual, ya que se perfecciona por el consentimiento de las dos partes que intervienen en el mismo. Si una de las partes es extranjera, su inversión estará sometida al proceso de verificación previsto en las disposiciones especiales vigentes, y que posteriormente transcribimos. En este supuesto será obligatorio el otorgamiento mediante escritura pública.
Es sinalagmático, ya que a través del mismo nacen obligaciones y derechos para ambas partes.
Un tema muy debatido en la naturaleza civil de estos contratos. Para el profesor Vicént Chuliá(56) son de naturaleza civil; se basa en que no se dan cita las características que permitirán calificarlo como contrato de compraventa mercantil, ya que el adquirente de la tecnología no compra con el ánimo de lucrarse con la venta, y destina el know how para uso propio, por otra parte, el arrendamiento de cosas que tiene gran semejanza con estos contratos no está regulado en el Código de Comercio, y las normas generales aplicables a estos contratos, son del Código Civil.
Sin embargo, José Massaguer(57) expone la teoría contraria, afirmando la naturaleza mercantil de estos contratos. Se basa: 1. en que el objeto del contrato de licencia de...
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