La recomendación conjunta de la Union de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas

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Autor:Ángel García Vidal
Cargo del Autor:Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela
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  1. INTRODUCCIÓN

    Durante la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrada del 20 al 29 de septiembre de 1999, la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI adoptaron una «Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas». Se pone fin así a una serie de trabajos iniciados en 1995, cuando, sobre la base de un memorándum preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, se constituyó un comité de expertos que, entre 1995 y 1997, celebró tres sesiones de trabajo (vid. García Vidal, A., «Los trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas», ADI, XVII, 1996, págs. 1117 y sigs., sobre el memorándum y la primera sesión del comité; y sobre la tercera sesión, Gómez Segade, J. A., «OMPI: Tercera reunión del Comité de Expertos sobre marcas notoriamente conocidas», ADI, XVIII, 1997, págs. 1099-1100). A partir de 1998, la misión del comité de expertos pasó a manos del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (CPDM, conocido también por las siglas inglesas SCT). En su primera sesión, celebrada del 13 al 17 de julio de 1998, el Comité Permanente elaboró un nuevo proyecto de disposiciones que fue objeto de discusión en la segunda sesión (sobre este proyecto vid. Gómez Segade, J. A., «OMPI: Protección de las marcas notoriamente conocidas», ADI, XIX, 1998, pág. 1253). La primera parte de la segunda sesión tuvo lugar del 15 al 17 de marzo de 1999, y la segunda parte, del 7 al 11 de junio de 1999. Fruto de esta segunda parte de la segunda sesión fue un texto articulado que ha sido acogido en la Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la OMPI.

    La Recomendación conjunta -que puede consultarse íntegramente en la sección de «Textos y Documentos» de este mismo volumen de ADI-TOMA como presupuesto «las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en materia de protección de las marcas notoriamente conocidas». La Recomendación se refiere al artículo 6 bis del CUP, que, como es sabido, dispone que los países de la Unión se comprometerán a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimase ser allí notoriamente conocida como marca de una persona que pueda beneficiarse del CUP y utilizada para productos idénticos o similares. Desde su entrada en vigor, la aplicación del artículo 6 bis CUP ha venido planteado diversos interrogantes, la resolución de alguno de los cuales ha constituido el fin último de los trabajos de la OMPI sobre la materia.

    Pues bien, sobre esta base, la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI recomiendan que cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI pueda considerar como orientación para la protección de las marcas notoriamente conocidas, las disposiciones adoptadas por el CPDM que se incluyen en el texto de la Recomendación. Asimismo, recomienda a los Estados miembros que formen parte de una organización intergubernamental regional con competencia sobre marcas que hagan notar a dicha organización la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas, mutatis mutandis, de conformidad con las mencionadas disposiciones.

    Las disposiciones del CPDM acogidas la Recomendación están formadas por seis artículos y constan de dos partes. La primera está dedicada a la determinación del concepto de marca notoriamente conocida y la segunda a la fijación del alcance de la tutela de estos signos.

  2. LA DETERMINACIÓN DE SI UNA MARCA ES NOTORIAMENTE CONOCIDA

    Una de las mayores dificultades que presenta la aplicación del artículo 6 bis CUP es la ausencia en tal Convenio de una definición del concepto de marca notoriamente conocida. Ello provoca una gran inseguridad en los titulares de marcas, por cuanto no conocen con precisión las circunstancias en las que pueden invocar el artículo 6 bis CUP, sobre todo teniendo en cuenta que en ellos recae la prueba de probar que la marca presenta los caracteres -no determinados- que hacen que sea notoriamente conocida. Precisamente para paliar estas dificultades el artículo 2 de la Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la OMPI se dedica a establecer una serie de criterios que ayuden a las autoridades competentes de cada país miembro a establecer si una marca es o no notoriamente conocida.

    Ahora bien, el listado de factores que se incluyen en el artículo 2 presenta un carácter meramente orientador. De hecho, la letra a) del apartado 1 del citado artículo establece que a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse esta condición. Por ello, la letra b) del artículo 2.1 señala que la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida la relativa a los factores que se enuncian, «aunque sin limitarse a ella». De este modo, entendemos superflua, además de farragosa en su redacción, la aclaración contenida en la letra c) del apartado 1 del artículo 2, en el sentido de que los factores indicados son meras pautas que no siempre han de estar presentes en el caso concreto.

    Pues bien, los factores que menciona el artículo 2 de la Recomendación son: 1) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que se reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5) la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes, y 6) el valor asociado de la marca.

    En la elaboración de este listado han influido, sin...

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