Comentario al asunto El rincón del vago (elrincondelvago.com)
| Autor | Isabel Ramos Herranz |
| Cargo | Profesora de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III |
| Páginas | 19-34 |
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Normas aplicables
Por aplicación del art. 15 a) del Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aprobado por ICANN el 24 de octubre de 1999 (en adelante, Reglamento de la Política Uniforme de ICANN) el Panel Administrativo decidirá atendiendo a las declaraciones y documentos presentados por las partes y de acuerdo con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de ICANN, aprobado el 26 de agosto de 1999 (en adelante, Política uniforme de ICANN) y con el Reglamento de la Política uniforme de ICANN3.
Teniendo en cuenta que ambas partes en el asunto El Rincon del Vago tienen sede y domicilio en España, el panelista señala en la decisión que resolverá siguiendo las leyes y principios del Derecho español, para ello se basa en otros casos resueltos por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, se trata de los Casos D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, D2000-0239 J. García-Carrión, S.A v. Mª José Catalán Frías y D2000-0691 Seur, S.A v. Antonio Llanos.
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Aplicabilidad de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de ICANN
El demandante, muy hábilmente, intenta evitar la aplicación de la Política uniforme de ICANN (Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de ICANN), alegando que el conflicto se plantea entre marcas y no entre dominios y marcas4.
El Panel Administrativo estima que esta cuestión es fundamental y de carácter previo. En el asunto, el demandado afirma que su nombre de dominio (elrincondelvago.com) fue adquirido por transferencia el 18 de abril de 1999, tal y como se acredita en el documento nº 9 (en el que se recoge el whois de Network Solutions Inc. -en adelante, NSI-5), pero que en realidad tal nombre de dominio fue inscrito aproximadamente un año antes, no recuerda si por la sociedad o por el propio Sr. Francisco Díaz (socio fundador y administrador de Nettika, SL., sociedad demandada). Continúa el demandado señalando que, habiéndose puesto en contacto con NSI, no ha podido recabar el informe histórico del nombre de dominio (doc. nº 10).
Remarca el panelista que la resolución de esta cuestión previa es esencial, ya que si ambos nombres de dominio, el del demandante (rincondelvago.com) y del demandado (elrincondelvago.com), son anteriores a cualquier marca, la controversia se produciría entre nombres de dominio y no entre dominios y marcas, por lo que no sería aplicable la Política uniforme de ICANN.
Precisamente por la relevancia indicada, era preciso fijar la fecha de registro del nombre de dominio del demandado. Ante la imposibilidad de obtener información de NSI por parte del demandado, el panelista realiza una interpretación amplia de las atribuciones concedida en los apartados 10 y 12 del Reglamento de la Política Uniforme de ICANN6, y atiende a la sugerencia en esta línea en el Case Manager (doc. nº 10 del demandado), solicitando información a NSI. NSI respondió mediante comunicación electrónica el 14 de septiembre de 2000 denegando tal información7. Esta negativa al suministro de información no es comprensible, atendiendo a que NSI es un registrador que se ha adherido al procedimiento de resolución de controversias aprobado por ICANN8 y que quedaría sometido a las directrices de ICANN (y con ello a la de sus prestadores de resolución de controversias reconocidos, como es el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en aplicación de la Política y Reglamento uniforme de ICANN); tal negativa a colaborar no facilita la aplicación de la Política uniforme de ICANN.
Ante la falta de colaboración de NSI en el suministro de información, el panelista entiende que el demandado puede reiterar la petición de información con las condiciones que exija NSI si acude a la vía judicial. En tal vía podría hacer valer el contrato de servicios que le une con la empresa.
Como no cuenta con la información sobre la fecha de registro del nombre de dominio el Panel Administrativo debe resolver con los escritos y las pruebas que han sido aportadas por las partes. Matizando la extrañeza ante la inexistencia de datos del pago del registro del nombre de dominio que efectuó el anterior titular del nombre de dominio (Sr. Francisco Díaz), fundador y administrador único de la empresa demandada y que podrían documentar la fecha de registro anterior que alega el demandado.
Concluye el panelista que, ante la falta de prueba de la preexistencia del nombre de dominio, es aplicable la Política uniforme de ICANN (dejando vía libre a las posteriores acciones judiciales que pudieran corresponder a las partes).
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Examen de los presupuestos establecidos en el apartado 4 a) de la política uniforme de ICANN
El apart. 4 a) de la Política uniforme de ICANN recoge los requisitos o presupuestos necesarios para que exista controversia entre un nombre de dominio y una marca y en particular infracción de los derechos del titular de una marca. Estos presupuestos son los siguientes:
1) Identidad o similitud entre un nombre de dominio y una marca de productos o servicios sobre la que el demandant tiene derechos susceptibles de crear confusión.
2) Ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
3) Registro y utilización de mala fe del nombre de dominio.
Estudiamos en las líneas que siguen la concurrencia de estos prespuestos en el caso analizado.
3.1. Identidad o similitud entre la marca y el nombre de dominio
En primer lugar, el Panel estima que existe identidad absoluta entre la marca “El Rincon del Vago”, registrada con anterioridad, y el nombre de dominio ”elrincondelvago.com”. El art. 4 a) en su apart. i) requiere que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos. Es evidente que en el caso el nombre de dominio del demandando crea confusión con la marca del demandante ya que existe identidad absoluta entre ambas denominaciones. En el nombre de dominio únicamente se añade el gTLD (generic top level domain) .com a la denominación identica a la marca.
Estamos de acuerdo con la posición del panelista, ya que cabría sentar el principio de exclusión de los gTLDs o ccTLDs (country code top level domains) para apreciar la existencia de confusión. De acuerdo con este principio, lo relevante sería el SLD (secondary level domain, en nuestro caso, “elrincondelvago”) en la dirección URL http://www.elrincondelvago.com/ y no los gTLDs o ccTLDs que acompañan (.es, .com, .org, .int, etc.)9. Excluyendo por supuesto los protocolos (http o ftp, como más frecuentes) o la referencia a la worl wide web (www).
No obstante, en ocasiones podría aprovecharse la unión con gTLDs o ccTLDs para crear un nombre de dominio similar o idéntico a una marca. Sobre todo así sucedería si la marca que se ha registrado (precisamente en la mayoría de los supuestos para proteger la titularidad de un nombre de dominio10) incluye gTLDs o ccTLDs. Lo que pone en la palestra la necesidad de adaptar el Derecho de Marcas para determinar qué nombres de dominio (que elementos de los mismos) pueden ser registrados como marcas; de esta tarea se ha ocupado ya la USA Patent and Trademark Office (PTO), que ha emitido una Examnation Guide, nº 2-99, about marks composed, in whole or in part, of domain names, de 29 de septiembre de 199911.
En segundo lugar, el Panel establece que el conflicto se produce entre una marca y un nombre de dominio y no entre dos marcas (como alega el demandado). El demandado tiene solicitada la marca “El Rincón...
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