Colombia: Nombres de dominio y marcas: conflictos y soluciones entre dos signos distintivos.
| Autor | Álvaro Ramírez Bonilla |
| Cargo | Derecho y Administración Universidad de los Andes. Derecho Internacional y Europeo, Universidad Robert Schuman, Estrasburgo. Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad Deusto, Bilbao. Docente Universidad de los Andes, Javeriana, del Valle, Forum (Sabana) e Icesi. Antiguo Asesor de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior. |
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Nombres de dominio y marcas: conflictos y soluciones entre dos signos distintivos
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Introducción
“En 1994, tan sólo el 33% de las compañías en la revista Fortune 500 habían solicitado un nombre de dominio, mientras el 44% había perdido la posibilidad de hacerlo porque alguien se había adelantado en la inscripción”(1). Los casos famosos de ciberocupación empezaron a pulular, Mac Donalds(2), Mtv, Barbie, Play Boy, Porsche... En Colombia desde Carlos Vives hasta César Gaviria y de Bancolombia a Avianca vieron cómo los dominios estaban registrados a nombre de terceros sin ningún interés legitimo en ellos(3). Casos que recibieron publicidad tan escandalosa como las sumas que se llegaron a pagar por un dominio; business.com fue adquirido por la nada despreciable suma de 4,5 millones de dólares, y en Colombia, aunque más modesto, el dominio papiros.com fue transferido luego de un acuerdo por más de 20.000 dólares.
Este articulo pretende introducir al practicante del derecho en los conflictos que se han originado entre dos signos distintivos: nombres de dominio y marcas. Dada la importancia y necesidad para las empresas y particulares de encontrar su lugar en internet por medio de un signo que los distinga en el ciberespacio, han surgido diferentes problemas ligados a la distintividad que se estudiarán en la primera parte, y, aunque un poco lentas e inseguras han aparecido soluciones a dichos problemas que se verán en la segunda parte. Antes de comenzar haremos una corta explicación técnica y algunos comentarios sobre la función que cumplen los nombres de dominio.
Un nombre de dominio es una secuencia alfanumérica que permite la entrada en un sitio web; por ejemplo: alvaroramirez.com. El sistema de nombres de dominio funciona como un directorio al que a un dominio corresponde un número único que identifica un computador en la red (dirección IP); por esto mismo puede haber varios sistemas de identificación aparte del sistema que tradicionalmente se conoce(4).
Los dominios se componen de un TLD (top level domain) y un SLD(second level domain)(5). El “com” es el TLD y el “alvaroramirez” es el SLD. Los TLD se dividen en los gTLD (global o generic top level domain) y los ccTLD (country code top level domain), clasificación importante puesto que indica el régimen jurídico que les es aplicable.
Los gTLD se dividen en los restringidos (6) y los abiertos(7). Los restringidos requieren un titular calificado. Los abiertos no lo requieren, sólo deben estar libres y pagar las tasas al momento del registro(8). Los ccTLD corresponden a cada país (9)y son administrados localmente (10) por un NIC, (en Colombia, la Universidad de los Andes). El manejo de los ccTLD se adquiere por medio de un contrato de derecho privado entre el NIC y la IANA (11). El NIC puede ser público o privado; no existe ninguna regla general. Tampoco hay reglas sobre la manera como esos dominios deben ser administrados, simplemente la ICANN (12) expide unas recomendaciones que pueden o no ser adoptadas por el NIC. No existe un régimen único para los ccTLD, sino que, por el contrario, es totalmente variable.
Puesto que el dominio de segundo nivel (SLD) solamente puede estar compuesto de caracteres alfanuméricos, un nombre dominio sólo puede ser una serie limitada de letras (13) y números que pueden corresponder a un sustantivo, un nombre, un seudónimo, un nombre de fantasía, una sigla o incluso una serie de números y letras sin ningún sentido particular.
Por sus características técnicas, un nombre de dominio tiene las cualidades de ser a la vez único, portátil, global e internacional.
Un dominio no solamente tiene como función ubicar un computador dentro de la red; también cumple funciones de mercadeo y de competencia. En este sentido, pueden distinguirse al menos tres tipos de registros de dominios: en reserva, en defensa y obstáculo.
2.1.1.1.1 A. Los dominios en reserva
Es una práctica bastante usual, y saludable, que una empresa o un particular antes de iniciar una actividad reserve varios nombres de dominio para un posible proyecto al futuro, así no los utilice. Esto puede convertirse en obstáculo para el mercado, ya que en este momento “encontrar un dominio que no esté registrado es demasiado difícil” (14) y constituye una primera barrera de entrada en la red, por lo cual un número creciente de dominios se adquiere en el mercado secundario por valores mucho mayores a los que fueron adquiridos inicialmente.
A diferencia de una marca en la que el derecho se puede perder por el no uso (15) , nada obliga al tenedor de un dominio a utilizarlo. Por tanto, una persona puede mantener un dominio sin distinguir ningún sitio web mientras pague la correspondiente tasa anual que es relativamente insignificante.
2.1.1.1.2 B. Los dominios en defensa
Igualmente, una empresa puede reservar un determinado número de nombres de domino para impedir que posibles terceros, en especial competidores o ciberocupas, los utilicen. Estos otros pueden incluir los demás gTLD e igualmente los ccTLd; pueden ir un poco más lejos e incluir nombres similares o la correspondiente marca, lancomeparis.com; e incluso registrar los nombres de dominio con errores comunes que comete el usuario al dirigirse a una página, llamados dominios “oops”. Por ejemplo, superviu.com para una empresa de cable llamada Superview. Algunas empresas colombianas consideran que no es necesario separar dichos dominios porque no piensan utilizarlos; sin embargo, puede ser una práctica aconsejable. Teniendo en cuenta el bajo costo de mantenimiento de un dominio y lo costoso que pudiera llegar a tener alguna dificultad con ello, es un riesgo que no se justifica. Esto exige un buen asesoramiento de la empresa y estar pendiente de los nuevos dominios que vayan apareciendo; por ejemplo, Avianca posee los dominios .com, .net, .org pero terceros tienen reservados los .tv y los .cc.
Algunas empresas en cambio dan una gran importancia a este tipo de registros en defensa. El ejemplo más claro puede ser el de la empresa about.com que destinó aproximadamente 500.000 dólares en registro de nombres de dominio y marcas en todo el mundo.
2.1.1.1.3 C. Los dominios obstáculo
Estos pretenden impedir la entrada de competidores reservando el nombre de dominio para que no esté disponible en el momento en que la empresa decida su acceso a internet. Eventualmente podría intentarse una acción por competencia desleal, y esto puede considerarse una causal para solicitar la transferencia del dominio.
3 I. Los problemas ligados a la distintividad del dominio
Los conflictos tanto a nivel nacional como mundial no se limitan a los casos de empresas que encuentran dominios iguales o similares a sus signos distintivos tomados por un tercero, sino que incluyen un amplio espectro que puede ir hasta la protección del consumidor, pero para efectos de este artículo se analizarán sólo los conflictos más populares: nombres de dominio contra marcas.
“Los signos distintivos son los signos destinados a ser percibidos por el público con el fin de designar e individualizar los productos o servicios, los establecimientos, los lugares de producción o de fabricación (16). Ellos buscan atraer y conservar una clientela, igualmente les permiten a los consumidores la posibilidad de escoger con conocimiento de causa. En este sentido, los signos distintivos son instrumentos utilizados para la competencia pero igual para el consumo” (17). “El nombre de dominio es, por su naturaleza y por su función, un signo distintivo (18); es en la autopista de la información como son las enseñas en las calles de las ciudades de la Tierra. Si la calidad de signo distintivo no presenta ninguna duda (19), no debe, por tanto, asimilarse a uno de los signos distintivos que nuestro derecho conoce, ni tampoco calificarlo como parte del derecho de propiedad industrial, teniendo en cuenta el desarrollo jurídico sobre este tema” (20). Para la Superintendecia de Industria y Comercio “no es posible admitir que los nombres de dominio sean considerados como derechos de propiedad industrial en la medida que no se encuentran entre los descritos por la normatividad aplicable” (21). Esto no impide que tengan un valor económico y...
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