Aspectos fundamentales de la futura regulación de los secretos comerciales

AutorSara de Román Pérez
CargoAbogada del Área de Propiedad Industrial e Intelectual de Pérez-Llorca
Páginas1-11
I Introducción

A finales de 2013 la Comisión Europea elaboró una propuesta inicial de directiva sobre la protección de los secretos comerciales. Ello se debió a que existen entre las legislaciones de los Estados miembros notables diferencias en lo que respecta a la protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas.

El hecho de que no todos los ordenamientos tengan una definición de secreto comercial hace difícil determinar el alcance de la protección, que varía de un Estado miembro a otro. Además, tampoco existe homogeneidad entre los ordenamientos en extremos como los siguientes:

* las acciones de los poseedores de secretos comerciales, pues no todos los Estados miembros disponen de acciones de cesación frente a terceros que no son competidores del poseedor legítimo del secreto comercial.

* el trato que se da a quienes adquieren un secreto comercial de buena fe, pero posteriormente descubren que tal obtención se había producido a raíz de la obtención ilícita por un tercero.

* las reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, ya que no todos los Estados miembros tienen en cuenta la naturaleza intangible de los secretos comerciales. Ello hace difícil demostrar el lucro cesante real o el enriquecimiento injusto del infractor cuando no se puede establecer ningún valor de mercado para la información en cuestión1.

* la preservación de la confidencialidad de un secreto comercial si su poseedor interpone una demanda por presunta obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial por un tercero.

Sobre la propuesta elaborada por la Comisión se han pronunciado el Comité Económico y Social Europeo, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Industria Investigación y Energía y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Vistos sus informes, el 16 de abril de 2016 el Parlamento Europeo aprobó, en primera lectura, su posición sobre la propuesta, y solicitó a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto.

En este artículo se repasan los aspectos fundamentales de la referida posición del Parlamento Europeo, contenida en el proyecto de resolución legislativa sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas2 (en adelante, la «Propuesta»).

II Aspectos generales
A Objeto y ámbito de aplicación de la futura directiva

Según la Propuesta, con la futura directiva se pretende establecer normas de protección contra la obtención, la utilización y la divulgación ilícitas «del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales)». No obstante, la Propuesta señala que la futura directiva no afectará los siguientes extremos:

* la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.

* la normativa nacional o de la Unión Europea que exija a los poseedores de secretos comerciales, por razones de interés público, divulgar información o secretos comerciales, al público o a las autoridades administrativas o judiciales para el adecuado ejercicio de sus funciones3.

* la divulgación, por las instituciones y órganos de la Unión Europea o por las autoridades públicas nacionales, de información sobre empresas que obre en su poder en virtud de las obligaciones y prerrogativas establecidas en el Derecho de la Unión Europea o nacional.

* el derecho de los trabajadores a utilizar los conocimientos, información, experiencia y competencias adquiridos, de manera honesta, en el desarrollo normal de su actividad profesional4.

* la autonomía de los agentes sociales y sus derechos a celebrar convenios colectivos.

* las obligaciones de los Estados miembros de velar por que no exista competencia desleal.

* las normas penales de los Estados miembros —si bien estos no podrán restringir las excepciones previstas en la Propuesta imponiendo sanciones penales?.

B Concepto de secreto comercial

Según la Propuesta, es «secreto comercial» el saber hacer y la información empresarial que reúnan los siguientes requisitos:

* tener carácter secreto: la información no es —como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes— generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas que pertenecen a los círculos donde normalmente se utiliza5;

* tener valor comercial, como consecuencia del carácter secreto de la información; y

* ser objeto de medidas razonables6 ¿según las circunstancias? para mantener su carácter secreto.

Será infractor de un secreto comercial la persona física o jurídica que lo obtenga, lo use o lo divulgue ilícitamente, y serán bienes infractores los que se beneficien7 de forma significativa, de secretos comerciales obtenidos, usados o divulgados ilícitamente.

C Obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales
(i) Supuestos lícitos

La obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor será lícita8 si se da por cualquiera de los siguientes medios:

* descubrimiento o creación independiente.

* observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que:

(a) se ha hecho accesible al público, o

(b) está legalmente en poder de quien obtenga la información, y este no tiene una obligación jurídicamente válida de limitar su obtención.

* ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a la información y consulta.

* cualquier otro medio que, en atención a las circunstancias, sea acorde con los usos comerciales honestos.

(ii) Supuestos ilícitos

La obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales sin el consentimiento de su poseedor serán ilícitas en los siguientes casos:

* acceso o copia no autorizados de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, legalmente bajo el control del poseedor del secreto comercial, que contenga el secreto comercial o a partir del que se pueda deducir.

* robo, soborno, engaño.

* violación o inducción a la violación de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener un secreto.

* cualquier otro comportamiento que, según las circunstancias, se considere contrario a los usos comerciales honestos.

La obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales serán asimismo ilícitas si las lleva a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, una persona que cumpla alguna de las siguientes condiciones:

* ha adquirido el secreto comercial de forma ilícita.

* ha violado un acuerdo de confidencialidad jurídicamente válido o cualquier otra obligación de mantener el secreto comercial.

* ha infringido una obligación contractual jurídicamente válida o cualquier otra obligación de limitar el uso del secreto comercial.

* sabía o debía saber, en el momento de la obtención del secreto comercial —en función de las circunstancias— que el secreto comercial había sido obtenido de otra persona que lo estaba divulgando o usando ilegalmente.

* sabe o...

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