3. La actividad inventiva

AutorMiguel Vidal-Quadras Trias de Bes
Cargo del AutorDoctor en Derecho. Abogado

3. La actividad inventiva

La actividad inve n t iva es el segundo de los requisitos necesarios para determinar la patentabilidad de una invención . Su apre c i a c i ó n , como ve remos a continu a c i ó n , es subsidiaria de la concurrencia del requisito de n ove d a d . A s í , si bien la falta de novedad conllevará la inexistencia de actividad inventiva a los efectos de patentabilidad , las realizaciones tecnológicas que resulten novedosas pueden ser o no inventiva s . Pa ra ello resulta necesario, en primer lugar, analizar el concepto de actividad inventiva . Posteriormente , y una vez realizada esta labor previa de definición, p o d remos analizar la positivación del requisito en los textos legales y acercarnos a los criterios utilizados en el enjuiciamiento de la actividad inventiva .

3.1 Concepto y definición legal de la actividad inventiva

En una primera aproximación resulta cuanto menos paradójico al intérprete que uno de los requisitos de la patente repita en forma adjetiva y respecto de la acción aquello que es objeto de la patente (la invención). Parece evidente y lógico que a la invención se le exija actividad inventiva para poder ser patentada. Carece de sentido aparente que la Ley de Patentes exija que la invención sea el resultado de una actividad inventiva. Este concepto, a la luz de su literalidad, no aporta nada relevante y tampoco constituye una noción jurídica precisa que nos permita abordar su estudio79. Para ello será necesario acudir a la definición legal de actividad inventiva que nos ofrece la Ley de Patentes en su artículo 8.

Para entender esta aparente redundancia del ordenamiento tenemos que situarnos en el contexto internacional en el cual se articula este requisito legal de patentabilidad de las invenciones. Igualmente es importante analizar cuál es el significado legal del término actividad inventiva, que es bastante más complejo del que aparece a primera vista. Esta aproximación nos ayudará a comprender el alcance real del requisito legal de actividad inventiva, que es fundamental en la configuración jurídica de la propia institución del derecho de patente. Asimismo y al objeto de diferenciar este requisito del de novedad, veremos qué diferencias existen entre ambos.

A) Definición legal de la actividad inventiva y características

La Ley de Patentes de 1986 establece en su artículo 8.1 que “se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para el experto en la materia”. Esta disposición, que se corresponde con la recogida en el Convenio de la Patente Europea80, nos ofrece una serie de rasgos delimitadores de la actividad inventiva, esenciales para precisar sus contornos.

El anterior marco legislativo español en materia de patentes no formulaba de forma explícita la necesidad de satisfacer el requisito de la actividad inventiva. No obstante, la existencia y apreciación en la anterior normativa industrial de indicios conducentes a rebasar los límites estrictos de la novedad habían permitido a los tribunales interpretar de una forma más restrictiva el requisito de la novedad, adquiriendo éste una naturaleza dual en relación con lo que hoy se considera novedad, por una parte, y actividad inventiva, por otra. El Estatuto de la Propiedad Industrial negaba la condición de patentable al “cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto patentado, a no ser que modifiquen sustancialmente las cualidades de aquél, o con su utilización se obtuviere un resultado industrial nuevo”81. Tampoco era patentable “la yuxtaposición de elementos de dominio público, a no ser que estén unidos de tal suerte que no puedan funcionar independientemente, perdiendo por tanto, su función característica”82. El Estatuto definía como patentable “todo perfeccionamiento que tenga por objeto modificar las condiciones esenciales de un procedimiento, con objeto de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido” (énfasis añadido). A partir de estas disposiciones, anteriores a la aprobación de la Ley de 1986, podemos afirmar la existencia de un requisito legal que desbordaba el ámbito de la novedad en sentido estricto83 y que nos permite afirmar que el requisito de actividad inventiva, si bien de forma indirecta, se hallaba incorporado en el ordenamiento jurídico84.

En 1986, fruto de nuestra incorporación a la Comunidad Europea y al sistema del Convenio de la Patente Europea, se opera una modificación fundamental de la legislación española85 en la que se dispone, ya de forma expresa, la exigencia de una actividad inventiva sobre aquellas invenciones respecto de las cuales se solicita la concesión de un derecho de patente. De la nueva legislación desaparece toda referencia a una necesidad de que mediante la invención se obtengan “ventajas sobre lo ya conocido” o “perfeccionamientos”, y se sustituyen las “condiciones esenciales” por un examen comparativo con el estado de la técnica a partir del cual se deriva que el objeto de la patente no resulta “de una manera evidente” respecto de lo ya conocido. Por otra parte se introduce una figura específica en cuya virtud deberá considerarse capacitado para llevar a cabo ese examen a “un experto en la materia”.

Así pues, de la legislación actual se desprenden las siguientes condiciones para la concurrencia de la actividad inventiva: (a) no resulta del estado de la técnica (b) de una manera evidente (c) para el experto en la materia. A pesar del enunciado escueto de la norma relativa a requisito de la actividad inventiva, su interpretación no se halla en absoluto exenta de dificultades y ha sido la responsable de una buena de parte de las disquisiciones presentadas en la mayoría de los conflictos judiciales en los que se ha planteado la posible nulidad del título impugnado86.

B) Antecedentes de la introducción del requisito de la actividad inventiva en el derecho de patentes

La exigencia de la actividad inventiva como condición indispensable de patentabilidad de las invenciones, que se recoge tanto en el derecho europeo como en el tratado de Cooperación en materia de Patentes87 y en las diferentes legislaciones nacionales, es reciente y su incorporación no ha sido siempre fácil en los países de nuestro entorno. De hecho, hasta la reciente fecha de 27 de noviembre de 1963, en la que se firmó el Convenio de Estrasburgo sobre unificación de ciertos aspectos del derecho sustantivo de patentes de invención, los principales Estados de la Comunidad Europea tenían legislaciones completamente diferentes en este aspecto de la regulación del derecho de patentes, constituyendo uno de los principales escollos en los intentos por lograr un acercamiento entre los distintos sistemas nacionales existentes. A partir de la entrada en vigor de ese Convenio, los Estados firmantes se comprometen a modificar las correspondientes legislaciones nacionales para adaptarlas a sus disposiciones88.

El requisito de actividad inventiva deriva del estado de la técnica y en aplicación de éste se limita el derecho a obtener una exclusiva sobre invenciones que no resulten de manera evidente de lo ya existente y conocido antes de la fecha de su solicitud. Esta limitación ya se recogía de alguna forma en la Ley veneciana sobre patente de 1474, en la que se hacía referencia a la “ingeniosidad de la invención”89. En los Estados Unidos la jurisprudencia ha venido desarrollando ya desde 1850 el concepto de nonobviousness90, y en la actualidad se halla contemplado de forma explícita en la legislación de patentes91. Esta construcción tiene los mismos efectos que la actividad inventiva, si bien se halla formulado en forma negativa.

En el seno de la Unión Europea Alemania fue el primer país en desarrollar un concepto relativo a la evidenciabilidad de la invención como “altura inventiva” (Erfindungshöhe). A pesar de que la Ley alemana aprobada en 1877 únicamente exigía como requisitos de patentabilidad la novedad y la explotación industrial, tanto la jurisprudencia de los tribunales como la doctrina sentada por la Patentsamt introdujeron en el derecho de aquel país el concepto de altura inventiva, en virtud del cual se exigía que la invención no sólo no fuera evidente a partir del estado de la técnica sino que además aportara un progreso técnico92. No será hasta finales de los años setenta que empezará a aplicarse en Alemania el concepto de actividad inventiva tal y como se halla recogido en la actual ley de patentes93. Podemos afirmar que este enunciado se articula como una forma de superación del requisito alemán de altura inventiva, ciertamente más restrictivo que el primero y carente de toda justificación en el sistema de patentes94.

La situación en Francia era radicalmente distinta de la existente en Alemania. La legislación francesa, así como la alemana, únicamente contemplaba que la invención tuviera que ser nueva e industrialmente aplicable para poder ser merecedora de un derecho de patente95; no obstante, la noción de actividad inventiva no tuvo el desarrollo experimentado en la otra orilla del Rin y fue rechazada por los tribunales hasta que aquel concepto se incorporó de forma positiva en la legislación96. Así, tanto formalmente como en la práctica, la actividad inventiva se incorporó al derecho francés en 1968, siendo objeto de una modificación técnica en 197897.

La jurisprudencia británica, basándose en el principio de no obviedad (non-obviousness requirement, similar al recogido por la jurisprudencia estadounidense) había venido pronunciándose ya desde finales del siglo XIX en torno a la apreciación de esta circunstancia con la finalidad de determinar la validez o invalidez de una determinada invención98. La legislación británica introdujo el requisito de la actividad inventiva en forma de disposición en 197799.

Se puede afirmar que la actual legislación europea e internacional es consecuencia de los esfuerzos de aproximación de las distintas legislaciones nacionales. Así, la legislación...

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